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發明人適格爭議:Affymetrix要求Illumina補列發明人至系爭專利

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科技產業資訊室 (iKnow) - 交通大學科技法律研究所劉尚志教授團隊 發表於 2011年3月27日

一、訴訟案件概述

Affymetrix與Gregory L. Kirk於2011年3月14日向威斯康辛西區聯邦地方法院,請求根據美國專利法256條( 35 U.S.C. § 256),提起US 7,510,841以及US7,6102,02專利之發明人更正(Correction of Inventorship)。由於兩系爭專利之發明人部分,僅列出John Stuelpnagel、Mark Chee與Steven Auger為發明人,但Affymetrix主張Gregory L. Kirk對於該專利發明亦有貢獻,因此要求被告Illumina公司(專利所有權人)增列 Kirk為上述兩項專利的共同發名人。


表一、專利訴訟案件基本資料彙整

提告日期 2011年3月14日
原告 Affymetrix, Inc.
Gregory L. Kirk
被告 Illumina, Inc.
訴訟法院 United States District Court – Western District Court of Wisconsin
威斯康辛西區聯邦地方法院
案號 3:11-cv-00184-bbc
系爭專利 US 7,510,841
Methods of making and using composite arrays for the detection of a plurality of target analytes
US 7,612,020
Composite arrays utilizing microspheres with a hybridization chamber
訴狀下載 download.gif
Source: 鄭猷超,科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理,2011/03。


二、系爭專利發明人適格爭議
Affymetrix所主張增列之發明人 Kirk於普林斯頓大學取得博士學位,並於生物科技領域有豐富的研究經驗。Affymetrix主張發明尚未成熟之前,Stuelpnagel就因Kirk於相關領域的聲名有相當的興趣。並且在1998年的一次見面後,提出要求Kirk加入Illumina公司。同年一月,Stuelpnagel向Kirk請求技術上的協助,感謝Kirk所提供的相關研究文章。且Kirk在後續電子郵件(E-mail)中,提供上述兩件系爭專利(當時還在發展階段)的相關想法(Brainstorming Ideas)。

Kirk於1998年5月4日回覆無法加入Illumina的要求;Affymetrix於訴狀中主張Kirk無法加入該公司並不表示Kirk同意將其發明想法轉讓給Illumina。

在宣誓作證(Deposition)的過程中,Stuelpnagel承認Kirk在電子郵件中所提及的概念與想法與該公司所申請的專利相當類似(Very Similar);並於之前涉及Illumina與Affymetrix的兩個訴訟案(訴訟案號:09-cv-277-bbc與09-cv-665-bbc.) 中,法院認定Affymetrix所提出的初步證據(Prima Facie)可以推定Kirk是上述兩件系爭專利的共同發明人,因此有需要舉行聽證會來決定該專利是否應依照35 U.S.C. § 256的相關規定對於專利發明人部分進行更正。

三、美中台專利發明人適格比較
1. 美國
根據美國專利法35 U.S.C. 102以及 35 U.S.C. 256相關規定,規定如果不是實際從事發明的人,無法獲得相關專利;當發現有「發明人不適格」時,可以「宣誓書」證明錯誤且非出於惡意欺瞞(Deceptive Intention),就可以更正。但如果到了訴訟時,如果法院判定漏列申請人或將非發明人列為申請人的行為是故意時,則整個專利都有被宣判為無效的風險。因此必須指出每位發明人對該專利的貢獻,且該貢獻能對應至專利文件中的相關請求項(Claims)。

2.大陸
根據中國專利法施行細則第12條規定,專利發明人,是指必須對發明創造的實質性特點做出創造性貢獻之人。在完成發明創造過程中,只負責組織工作的人、為物質技術條件的利用提供方便的人或者從事其他輔助工作的人,不是發明人或創造人,因此中國專利法有明確指出哪些人不應該成為專利權人。

3.台灣
根據中華民國專利法第67條規定,指出發明專利權人為非發明專利申請權人,專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權,並限期追繳證書,無法追回者,應公告註銷。因此雖然沒有規範不適格發明的影響,但是對於專利申請人不與發明人不一致時,仍可依此撤銷專利。

四、訴訟策略:

  • Affymetrix利用宣誓作證以及證據發現程序 (Discovery) 等法律所賦予的權利,蒐集系爭專利相關資料,再針對系爭專利提出專利發明人適格條件疑義,影響Illumina對該專利之所有權。
  • 在爭取發明人權利的訴訟過程中,Affymetrix首先取得Kirk的授權成為其合法代理人,進而參與系爭專利發明人權利之訴訟。如補列發明人之請求成功,Affymetrix將取得所有Kirk在此專利所享有的權利。
  • 根據美國專利法第256條規定「更正錯誤之發明人」須以無惡意欺瞞為前提。因此Affymetrix主張由於漏列發明人並非出於Kirk的欺瞞行為,所以更正錯誤之發明人不會導致專利無效。其原因為Affymetrix一方面強調應該「增列」Kirk為發明人,但另一方面卻又不希望增列發明人會導致該系爭專利無效。
  • 就被告Illumina而言,亦可主張Kirk僅提出相關的想法 (Conception) ,並無參與後續的研究發展,因而僅單純利用郵件提出想法並無發明人的適格,以為抗辯。(1288字;表1)

 
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