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美國國際貿易委員會337調查100天速審計畫相關回顧

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科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮 發表於 2016年12月2日

圖、美國國際貿易委員會337調查100天速審計畫相關回顧
 
2013年6月24日,美國國際貿易委員會(ITC)就關稅法337條不公平競爭行為調查,著手開辦100天速審計畫(Section 337 100-day pilot program),大幅縮短原先18個月之調查期程,以賦予337調查更多彈性。對於訴訟雙方而言,允許其集中力量在特定議題攻防上,爭取提前勝訴機會,大幅減少時間及金錢負擔,同時也可以遏止專利流氓透過337條調查及其禁制令救濟來進行訴訟勒索。ITC在正式立案前,將判斷被告當事人請求優先審理之重大議題,是否屬於可決定最終調查結果之關鍵性議題(case-dispositive issues),符合前述條件者,包括美國國內產業(domestic industry)要件、原告當事人適格性(standing)或可專利性(patent-eligibility)議題等,並指示行政法官(ALJ)自立案日起100天內,就前述關鍵性議題來完成事實調查、舉行聽證會並發佈調查決定(ID),而訴訟兩造可於ID發佈後5天內,就該調查結果向ITC提出複審請願(review),而ITC委員會將於30天內發佈複審結果。
 
一、僅有5337調查案使用100天速審計畫

自ITC開辦100天速審計畫起,歷經3年,至今共有5件337調查試用過100天速審計畫,其中3件之優先審理議題為原告境內投資情形是否滿足美國國內產業要件(domestic industry),1件為當事人是否具備發起訴訟適格性(standing)之爭議,以及1件為基於美專利法101條(35 U.S.C. § 101)可專利性要件之無效主張,值得注意的是,倘若被告當事人在這些議題上勝出,將可直接使調查終結。動用速審計畫之337調查案件,最終獲致各種類型結果,如以前述5案件為例:

1. 
Certain Products Having Laminated Packaging, Laminated Packaging, and Components Thereof(Inv. No. 337-TA-874):ITC指示行政法官優先審理美國國內產業要件議題,最終複審結果,維持ALJ裁定原告國內投資情形未能滿足該要件,本調查案亦據此提前終結。

2. Certain Audio Processing Hardware And Software and Products Containing Same(Inv. No. 337-TA-949):ITC指示ALJ優先審理原告當事人適格性議題,為ITC首次將適格性爭議納入速審議題。最終,行政法官裁定原告具備發起訴訟適格性,並獲得ITC複審結果認可,本案據此回歸到正常337調查程序。

3. 
Certain Portable Electronic Devices and Components Thereof(Inv. No. 337-TA-994):本案為ITC首次將專利法101條專利適格性爭議納入速審議題,相關決定多少受到當時美國聯邦最高法院Alice Corp. v. CLS Bank案判決所影響。ALJ最終裁決系爭專利因主張抽象概念而無效,並獲得ITC複審認可,本調查案得以提前終止。

4. Certain Inflatable Products with Tensioning Structures(Inv. No. 337-TA-1009):ITC指示行政法官優先審理美國國內產業要件議題,然訴訟雙方選擇在ALJ發佈調查結果之前達成和解。

5. Certain Silicon-On-Insulator Wafers(Inv. No. 337-TA-1025):ITC委員會於2016年10月19日成立本次調查,指示ALJ優先審理美國國內產業要件議題,檢視為非專利實施實體(NPE)之原告Silicon Genesis Corporation,其被授權人(未列名本案共同原告)在美國境內投資及開發應用系爭專利活動情形,是否滿足前述要件。
 
二、優先審理之議題,必須為足以決定整個調查結果之關鍵性議題

然而,並非所有看似重要之議題,皆為影響最終調查結果之關鍵性議題,例如:

1. 
Certain Quartz Slabs and Portions Thereof II, Inv.(No. 337-TA-1017):本案中,ITC拒絕被告建請優先審理2項設計專利有效性爭議,理由在於該爭議僅涉及5項系爭專利中之其中2項,故顯然不是可決定整個調查結果之關鍵性議題。

2. Certain Industrial Control System Software, Systems Using Same, and Components Thereof, Inv.(No. 337-TA-1020):ITC於本案中確定屬於公共利益考量之議題,不適用100天速審計畫。被告3S-Smart Software Solutions主張原告Rockwell Automation公司之系爭專利,目前正由標準組織OPC Foundation審查是否具標準必要性,倘若審查結果為是,則依據該組織智財權政策規定,將要求專利權人無條件授權包含3S在內的其他所有OPC會員,故ITC應啟動100天速審計畫,來優先審理系爭專利是否具標準必要性並負有強制授權義務之議題。最終,ITC委員會拒絕被告請求,認為專利是否為SEP及帶有強制授權義務之爭議,顯然只對ITC考慮是否頒布禁制令方面構成影響,而不會對被告侵權行為是否違反關稅法337條之認定上構成影響,故屬於法定公共利益考量範疇;程序上,ITC僅在調查結果確認被告侵權行為違反關稅法337條,以及確認受侵害之有效知識產權範圍和侵權產品之後,方考量公共利益要素,以評估禁制令發佈之具體衝擊影響,故3S所建請優先審理之議題,不適宜在337調查初期進行處置,以及不適用100天速審計畫。  

三、評析

2013年至2016年間,ITC僅就5件337調查案試辦過100天速審計畫,試辦頻率不佳情形曾招致美國國會等關切,然實際原因應為欲優先審理之議題,必須足以決定整個調查結果,而此一前提並不時常存在。鑒於前述337-TA-1017、1020及1025等案皆為2016年下半年成立,顯示ITC仍然持續受理訴訟兩造相關請求,故儘管100天速審計畫目前尚未制度化,337調查當事人仍可在立案調查初期,就對己方有利之關鍵性議題,考慮向ITC委員會提出100天速審請求。ITC是否同意啟動速審,其主要考量顯然在於希望優先審理之議題,是否屬於可決定整個調查結果之關鍵性議題。參考既有案例,至少有三類型議題符合:(一)美國國內產業要件議題,足以決定被告侵權行為,是否違反關稅法337條;(二)可專利性議題,足以決定被告是否侵害一項有效專利,然若該主張僅牽涉部分系爭專利,仍不足決定整個調查結果;(三)適格性議題,足以決定原告是否具備發起訴訟之資格。
 
不正當行為、專利不當使用等積極抗辯,雖可使專利權人無法行使其權利,理論上具有決定性,可能適用在100天速審計畫,然必須以被告當事人在調查初期,即主動放棄侵權及有效性爭論為前提,此類情況甚為少見,故目前尚無實際個案,使ITC有機會來討論決定;美專利法102條新穎性要件、103條非顯而易知性要件以及侵權分析主張,因涉及系爭專利文字用語解釋,且必須以所有專利皆無效或皆未侵權為前提,故亦不太可能用來進行速審,ITC至今長達3年試辦結果,也確實顯示此些議題還沒有被使用在速審上。
 
最後,337調查僅提供禁制令救濟,標準必要專利及F/RAND授權義務等爭議,僅對ITC核發禁制令救濟是否損害公共利益之問題構成影響,而無涉被告侵權是否違反關稅法337條之認定,故顯然不能使用在100天速審計畫。(2128字;圖1)
 
 
參考資料
USITC 337Info - Unfair Import Investigations Information System
USITC Electronic Document Information System (EDIS)
ITC Law Blog
 
(以上網站可取得關稅法337條調查案件資訊與檔案文件,包含文中提到曾經使用或請求使用100天速審計畫之多件337調查)
 


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