美國會通過保護營業秘密法案

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科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮發佈於 2016年8月12日

圖、美國會通過保護營業秘密法案

2016年4月，美國國會參眾兩院分別以壓倒性多數表決結果，通過保護營業秘密法案（Defend Trade Secrets Act，以下簡稱DTSA），該法案預計未來將獲得美國總統歐巴馬簽署並立即生效。DTSA之宗旨，在於強化保護及預防營業秘密受到不當挪用情形。DTSA修改美國法典第18條第90款（18 U.S.C. Chapter 90）保護營業祕密規定條文之內容，將營業秘密訴訟納入聯邦法範疇下，賦予聯邦法院對於妨害營業秘密訴訟標的之管轄權，使當事人可以選擇在聯邦法院發起妨害營業秘密等訴訟，並要求賠償或禁制令等救濟。DTSA雖改變過去營業秘密訴訟屬美國各州法律管轄之情形。然而並未排除現有各州法律對於該糾紛之管轄權。DTSA亦允許法院參酌事實背景情況，於訴訟前期發佈早期扣押命令（ex parte seizure order）以及限制持有企業公司營業秘密之前受雇人加入競爭對手。

一、營業秘密納入聯邦民事訴訟範疇

過去，竊取營業秘密等糾紛，並不屬於聯邦民事訴訟之管轄範疇，而為各州州立法律所管轄。對此，儘管美國各州多採用了1970年美國統一營業秘密法（UTSA），然而多數州在起草其各自州法時多修改UTSA，造成各州州法欠缺統一性，紐約州及麻薩諸塞州甚至未採用UTSA，而選擇引用其他法律來處理營業秘密問題，導致妨害營業祕密訴訟當事人，面臨各州相互衝突之法律標準以及不同訴訟程序規定之麻煩。因此，制訂一聯邦法律以保護營業秘密，既更為有效且可免除訴訟時之法律選擇問題。DTSA使存在多法院訴訟需求之當事人，可選擇直接在聯邦法院提出，以免除不必要麻煩。

然而，DTSA並未取消或排除各州州法對於營業秘密議題之管轄權，理由在於UTSA為美國48州所採用，且DTSA之基礎仍在於UTSA，兩者具有極高度相似性，例如DTSA中所存在之金錢賠償、不當獲利、禁制令救濟、合理權利金、惡意挪用他方營業祕密情形下之兩倍懲罰性賠償以及合理律師費等規定，亦可見於UTSA以及各州營業秘密法律中。

二、法院可發佈早期扣押命令以及禁止前受雇人加入競爭對手

DTSA與各州法律之顯著不同處，在於DTSA提供了早期扣押之救濟，法院可於「極特殊情形」（extraordinary circumstances）下發佈早期扣押命令，使原告當事人可迅速取回遭受竊取之營業秘密。此項救濟之目的，在於儘早防止營業秘密受到不當散播，然而亦導致被告財產在未獲事前知會或未經聽證會舉行下受到扣押，且不符合各州法院不在訴訟初期發佈禁制令之慣常作法，故DTSA經過修法後，顯著限制法院發佈該項救濟之權力，說明法院僅可於「極特殊情形」下頒布此項救濟，同時該早期扣押命令必須由執法單位來監督執行。

法院必須包含檢視以下四項要件，來判斷是否核發早期扣押命令：
一、被告是否可能規避或不服從法院所發佈之初步禁制令或臨時限制命令；
二、原告在未能取得早期扣押救濟下，是否將遭受立即性且不可彌補之損害；
三、原告未獲得早期扣押救濟所招致之損害，是否大於被告或其他第三方因前述救濟而遭致之損害；
四、原告是否可能成功舉證，其所宣稱資訊確實屬於該方營業秘密、同時被告已不當挪用或已經取得並嘗試不當挪用前述資訊。

DTSA之另一項特色，在於其提供了禁止公司企業前受雇人帶槍投靠其競爭對手之救濟。此一救濟亦引發了限制當事人工作及活動自由之爭議，故DTSA經修法後，規定需有不當挪用營業秘密情形或前述情形可能發生之確切證據（evidence of threatened misappropriation）下，法院方可頒發命令禁止特定前雇員加入競爭對手。提出早期扣押救濟請求之原告當事人負有舉證責任，而原告前雇員持有營業秘密之情形，不足以構成前述證據，需連帶證明不當挪用情形已發生或可能發生。

三、豁免條款及知會義務

DTSA存在揭露營業秘密之豁免條款，規定若當事人之營業秘密揭露對象僅為政府機關，或為滿足法律訴訟調查目的而揭露給律師委託人，或在提交給法院並要求保密（under seal）之訴狀書或其他類型文書中予以揭露，則無法律責任。同時，公司企業有義務透過書面方式（如在NDA協議、聘僱合約或契約等中註明）事先知會其受雇人、法律顧問或合作對象等前述之豁免條款，倘若未履行前述知會義務，則當事人於訴訟中將無法取得懲罰性賠償及合理律師費等救濟。

四、透過不當手段（improper means）取得營業秘密之定義

DTSA亦定義所謂透過不當手段取得營業秘密之情形，包含違反或誘使他方違反保密義務，透過電子或實體管道來從事竊取、賄賂、虛報或情蒐等行為。DTSA明文排除由逆向工程、獨立生成或其他合法手段來取得營業秘密，不屬於前述之情形。

評析

DTSA本質上並未脫離UTSA諸多規定，例如公司企業需採取實質努力，以識別及建立保護其營業秘密之具體措施（諸如機密文件上應標示機密註記、建立機密文件之取得權限、將機密文件存放於適當安全場所、以及對受雇人進行資安宣導教育等）。DTSA之主要影響，在於給予妨害營業秘密原告聯邦法院此一較有利之訴訟管道選擇，並免除各州立法缺乏統一性之麻煩。因此，過去屬於各州法律及法院管轄之營業秘密相關訴訟，未來或將顯著轉移至聯邦法院。鑒於妨害營業秘密議題，往往連同專利侵權、違反契約義務、不公平競爭行為或不當誘引受雇人等訴訟標的一併提出，原告未來可將就此些議題一併交付聯邦法院審理，並增進便利性。

然而，DTSA條文中，並未就聯邦法院管轄營業秘密訴訟之地域性限制，提出清楚說明，該法是否允許美國境內公司企業，針對境外或外國公司企業，於聯邦法院提起妨害營業秘密行為之訴，仍為一疑問。(2632字；圖1)

參考資料
S.1890 - Defend Trade Secrets Act of 2016 - enrolled Bill
https://www.congress.gov/114/bills/s1890/BILLS-114s1890enr.pdf

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