專利持有人未盡查證可能構成專利法285條之例外案件：Advanced Video Tech案

本案原告Advanced Video Technologies公司（AVT）於2011年及2012年向美國紐約州南區聯邦地院指控台灣宏達電、Motorola、Blackberry三家通訊裝置製造大廠產品侵害其美國第5,781,788號專利（1:11-cv-06604, 1:11-cv-08908, 1:12-cv-00918）。

2015年4月28日，承審法官以’788專利原始專利權人AVC Technology公司（AVC）於解散前未正式將該專利讓與Epogy Communications公司（Epogy），故AVT並未確實取得’788專利並缺乏當事人適格性（standing）為由，同意HTC等三案被告聲請撤銷訴訟[1]。原告AVT未就前述裁決結果提出上訴，而僅向德拉瓦州衡平法院提出請願，並於法院複審確認系爭’788專利自AVC轉讓至AVT後，於2015年6月15日再次對宏達電等提告。AVT於2015年再發起之訴訟及系爭專利資訊，可參考產業資訊室2015年6月24日「單晶片影像編解碼專利訴訟 Advanced Video Technologies控告宏達電等多家公司」專文介紹。

2011年三案中，承審法官不同意AVT主張Epogy公司因持有AVC公司全數股份，而取得該’788專利權在內等所有資產，認為兩者未曾依據其所在地德拉瓦州或加州公司法規定來進行合併，且最終僅以Epogy收購AVC所有股份及AVC公司解散收場，兩家公司未曾實質合併；承審法官亦不同意AVT主張原始專利權人AVC因公司解散而其專利等資產直接轉移至唯一股東Epogy，說明依據兩州公司法規定，AVC解散後仍法定存在至少三年時間以執行其清算程序，期間AVC仍為’788專利權人，同時即使Epogy持有全數股份，仍不具解散後公司資產之所有人身份，而僅建立附屬關係，雙方仍需透過正式轉讓程序來移轉專利權，且前述資產亦非自動轉移至股東，而須先行提交並依據清算計畫來進行財產處分，且須至債權人權益獲得滿足後方可取得剩餘資產，而AVC及Epogy並未執行前述法定程序，亦未提交任何清算計畫，來說明將系爭專利讓與Epogy，故Epogy未曾實質取得’788專利權，同時AVT亦未透過Epogy將專利讓與AVT公司負責人Nicholas Gross而取得’788專利權。

2015年5月14日，三案被告聲請依據美國法典第28條（28 U.S.C. § 1927）或專利法285條（35 USC § 285）規定，就原告不合理訴訟行為，以被告律師費等訴訟費用轉移由原告負擔來制裁該方。承審法官於8月28日裁定同意本案情形，符合聯邦最高法院Octane Fitness v. ICON Health & Fitness, Inc. （134 S. Ct. 1749, 1756, 2014）案所述之「例外」（exceptional）案件，理由包括（一）原告當事人利用未持有之專利來指控他方侵權，絕非國會認定不適用專利法285條之常態性訴訟行為；（二）AVT事前即知悉AVC將專利轉讓給Epogy之過程存在瑕疵，但未盡查證義務以確認是否確實取得專利，前述情形致使本案訴訟事由缺乏合理性（objective unreasonableness）；（三）就補償當事人及嚇阻類似訴訟行為之考量方面，承審法官明確將AVT定義為主張專利權實體（PAE）或專利流氓（Patent Troll），並強調應藉由本案，來警告其他PAE在發起訴訟前須先審慎確認其專利權持有情形，而非明知爭議存在卻採取忽視態度，致使發起無實質根據之訴訟。

​本案重要啟示：

（一）公司企業間進行併購或當事人欲透過債權人或股東身分來取得專利資產時，應透過法定併購、債務清償及專利轉讓程序來完成移轉，以避免採用不具實質法律效力之非正式承諾或保證，致使自身專利權人資格產生瑕疵；本案判決顯示，即便美國專利商標局（USPTO）已接受前述不當證明並變更所登載專利權人資訊，或甚至於事後受理當事人再審查申請，亦可能無法構成正式轉讓而受法院駁回；

（二）聯邦最高法院Octane Fitness一案判決結果放寬了專利法285條所述例外案件之認定標準，僅需證明整體訴訟事由就事實或法律層面而言存在超乎尋常情形（uncommon, rare, not ordinary），而無須證明原告是否為惡意發起訴訟之意圖要件。對此，專利權人若事前已查覺自身專利持有情形存在爭議，則應當在發起侵權訴訟前力求釐清，以避免因前述事由而受法院認定為專利法285條所述之例外案件。(1455字；表1；圖1)