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美國最高法院判決Alice v. CLS Bank案後對於商業方法專利影響

關鍵字：商業方法；軟體專利；美國最高法院；Alice v. CLS Bank
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科技產業資訊室 (iKnow) - May & 一心 發表於 2014年10月31日
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圖、美國最高法院判決Alice v. CLS Bank案後對於商業方法專利影響
 
長久以來，美國對於商業方法或是軟體專利的申請寬鬆認定，也造就NPEs專利蟑螂快速成長的溫床，反而阻礙科技的進步與經濟發展。自從聯邦最高法院於2014年6月19日在Alice v. CLS Bank一案，對軟體的專利適格性（patent eligibility）做出重要判決。雖然在判決之初，各界並未寄予高度的重視。但是想不到三個月過去，不但該判決讓美國新增專利侵害訴訟案件大幅降低，更在15件軟體與商業方法專利侵權案件中，有13件爭議專利被下級法院根據Alice案判決無效，也讓飽受以商業方法專利騷擾科技業者出現一線曙光。但是，同時有些科技公司也將受到影響。
 
美國最高法院判決Alice v. CLS Bank案後受到衝擊的美國科技公司，根據美國智財專業雜誌IAM委託專業專利研究業者根據所擁有軟體專利件數，對業者沖擊程度加以評估，結果發現Oracle受到衝擊的可能性最高達76%，因為Oracle專利屬於軟體專利者很多，其次則為Google(58%)，第三名則是微軟（55%），第四名IBM(49%)，第五名Cisco(38%)。而在可能受影響的前十名中，除了Apple(34%), HP(31%)以及Intel (29%)，還有兩家NPE，分別是第八名的Rockstar(31%)以及第十名的Round Rock Research (26%)。
 
表一、Alice案後受影響最大公司
#
科技大廠
Alice案後影響最大公司
1 Oracle
76%
2 Google
58%
3 Microsoft
55%
4 IBM
49%
5 Cisco Systems
38%
6 Apple
34%
7 Hewlett Packard
31%
8 Rockstar
31%
9 Intel
29%
10 Round Rock Research
26%
11 Alcatel Lucent
25%
12 Intellectual Ventures
24%
13 Honeywell International
18%
14 Nokia
16%
15 Texas Instruments
16%
16 Ericsson
15%
17 Qualcomm
15%
18 Micron Technology
14%
19 Xerox
12%
20 Panasonic
10%
21 InterDigital
9%
22 Samsung
9%
23 GE
8%
24 Philips
7%
25 AT&T
6%
Source: IAM, 2014.9
 
自Alice v. CLS Bank案於2014年6月19日判決後，在美國專利局商業方法或是軟體專利的申請案件，從2013年9月 (共548件)減少至2014年9月 (共329件) ，約下滑了40%。
 
再從2014年6月19日判決後三個月，統計法院針對商業方法專利判決皆判專利無效，也就是依據Alice v. CLS Bank / Mayo Collaborative Services v. Prometheus Labs, Inc.判決案例所引用而認定的專利無效之主要案件，概述如下：
 
 表二、美國聯邦法院引用Alice v. CLS Bank / Mayo Collaborative Services v. Prometheus Labs, Inc.判決而裁決專利無效之主要案件 (2014.7.6至2014.9.22)：
判決日期 管轄法院 案件 判決結果
2014.7.6 德拉瓦州 Comcast IP Holdings I, LLC v. Sprint Communications Company L.P. 認為 Comcast 所取得的判斷是否為付費客戶的專利乃係一個抽象觀念，與傳統透過接線生決定是否為付費電話的觀念相同，並未因為利用電腦而成為可受專利保護的發明，因此判決該專利無效。
2014.7.8 紐約法院 DietGoal Innovations LLC v. Bravo Media LLC 認為DietGoal所主張使用者可由電腦運用圖片式菜單點餐且運用軟體查看不同餐點組合營養變化的功能，僅為引導使用者透過一般電腦執行抽象概念，上述專利請求項並未具備可受專利保護的必要條件－「創新的概念」，況且電腦執行的步驟皆僅為符合過往常規，因此判決該專利無效。
2014.7.17 CAFC Digitech Image v. Electronics for Imaging, Inc. 認定 Digitech 公司購自拍立得之專利 6,128,415 ，只是利用數學關連性來整理拍照資訊的方法，且並未與特定的硬體架構或機器連結，僅屬於基礎的觀念，判決該專利無效。
2014.8.15 維吉尼亞州東區法院 I/P Engine, Inc. v. AOL, Inc. 認定運用結合過濾內容及使用者回應來搜尋使用者所查詢的資料的方法並非重大的技術進步，不符合專利適格性，並且，專利請求項包含了知名的及被廣為應用的「搜尋」及「過濾」之抽象概念，而由於此專利請求項中並未說明任何的應用，法官認定此專利範圍包含了大部分的線上廣告行為，倘若核准其專利權，將會因非常少許的技術說明及技術進步產生廣泛的影響，因此判決該專利無效。
2014.8.26 CAFC Planet Bingo LLC v. VKGS LLC 認為 Planet Bingo 所主張的兩個管理賓果遊戲的專利，都只是管理與參與賓果遊戲的抽象觀念。雖然兩個專利都利用電腦來執行，但是CAFC 認為並未對管理賓果遊戲增加任何效能。至於系統專利，只是利用電腦執行最基本的功能，並未增加其他效能。如果一個專利只是運用電腦去執行一個抽象的觀念，縱使請求項中增加電腦，也無法因此取得專利適格性，故直接判決該等專利無效。
2014.8.29 加州法院 CMG Financial Services, Inc. v. Pacific Trust Bank, F.S.B. 認為該專利將抵押貸款剩餘金額與償還基金連結以管理債務的支付方式只是一個抽象的概念，其專利描述也顯示其僅具一般電腦執行的功能，因此認定該等專利不足以被保護。
2014.9.3 東德州法院 Loyalty Conversion Systems v. American Airlines, Inc. et al. 僅運用電腦執行及軟體將一賣方忠誠度點數轉到另一個賣方身上呈現一個非常簡單的創新，專利’023 及 ’550 基本上跟Alice v. CLS Bank案例中所使用電腦執行一般財務交易並無不同。僅描述專利的商業功能且在特定設定電腦中的例行性操作，而未提及任何有關執行此專利時的創新方法；也未提到任何有關提升電腦功能的創新方案，並未用創新的概念去解決問題並且無法確定此創新遠超過抽象概念的應用，僅為功能性描述而非創新的解決問題方法，故判定上述專利無效。
2014.9.3 德拉瓦州法院 Genetic Tech v. LabCorp and 23AndMe 認為根據基因測試結果來預測個人表現的方法僅為自然法則的應用，屬於抽象概念，故判定該專利無效。
2014.9.3 德拉瓦州法院 Walker Digital, LLC v. Google, Inc. 認為Walker的專利5,884,270－藉由匿名溝通來幫助工作職務搜尋以及5,884,272－運用多樣化終端來建造匿名溝通系統，完全為具備一般心智的人透過例行性及常規性的電腦步驟即可完成的工作，而且概念與獵人頭公司及工作媒合相同，所以並不具可專利性，並認為專利請求項沒有增加任何有意義的東西，若通過此專利請求項將不會提升人際互動的進步，反而成為阻礙，不符合專利存在的精神，故判定專利無效。
2014.9.3 德拉瓦州法院 Tuxis Tech v. Amazon 法官認為Tuxis 運用電腦或電子通訊工具，根據消費者初次購物及購物喜好，進一步推銷相似商品的做法，雖形式上與在實體商店購物不同，但並非一創新的概念。由於「向上銷售」(Up-selling)方法已存在多年，加上專利請求仍屬「向上銷售」的抽象概念範圍之類，故判定專利無效。
2014.9.3 CAFC buySAFE, Inc. v. Google, Inc. 德拉瓦州聯邦地方法院認為，該專利描述了一個眾所皆知且廣泛應用的觀念，也就是利用第三人進行保證交易，並將該觀念應用到傳統電腦及網路上。法院認為，由於電腦僅執行基本功能，且該方法並不需要特殊的編碼，也未與特定機器結合，因此並不符合 101 條專利適格性的要求。 CAFC 認為該專利係針對抽象的觀念，且雖然有利用電腦，但是並無任何發明觀念，因此不具有專利適格。
2014.9.4 加州法院 Eclipse IP, LLC v. McKinley Equipment Corporation 認為專利請求項提到的運用電腦網路請其他人完成工作，然後等待其回應的概念早已在數十年前即被人廣為透過電話完成，而且所有的步驟都可以透過人在電話上說話而完成，換成用網路執行一樣的事情不算是創新，僅為抽象概念應用，況且以電腦為基礎的通知系統只是一般電腦，故判定專利無效。
2014.9.11 佛羅里達法院 Every Penny Counts, Inc. v. Wells Fargo Bank, N.A. 法院認為運用電腦自動減除多項支出中的小金額進而累積成金額較大的存款，本質上只是運用已存在多個世紀的「積少成多」概念，故判定專利無效。
2014.9.19 加州北區法院 Open Text v. Alfresco Software 認為Open Text主張的兩個與顧客互動得到意見回饋程式的專利請求項，僅呈現與顧客互動而刺激銷售的簡單一般性概念，並且，爭議中的請求項僅描述最為基本且廣為人知的行銷原則，故屬於抽象概念。另外，法官認為兩項請求項在沒有任何有意義的限制下，透過一般電腦完成基本行銷策略(例如：電腦可讀式存檔媒介及與對話框電腦相連的電子郵件伺服器)，並非創新概念，而只是一般性沒有限制抽象概念本質的電腦科技，因此判斷專利請求項無效。
2014.09.22 加州中部地方法院 McRO (Planet Blue) v. Activision Blizzard, et al. 本案特別之處在於其為少數幾個法官主要引用Alice v. CLS Bank來判定無效的「非商業方法」專利請求。法官認定專利6,307,576與6,611,278中所描述的自動模擬動畫人物同步化嘴型與臉部表情作動之方法，在過往來說都是十非昂貴且耗時的技術，但其實關鍵只在於資料轉換，即由音訊轉換到視覺動畫產出。6,611,278第一項請求項載明此創新的第一步驟為製作一套音素序列(a set of phoneme sequences)，並將其鍵入預先錄製的聲音序列，然後此音素序列將用於產生一套變形權重組合流(morph-weight-set streams)，再輸入這些變形流至動畫角色，而提供即時性的臉部表情及情緒動作。請求項定義變形集合為音素功能為新的概念，但法官認為，若將此一抽象概念專利化，將會使專利被授權人阻止同步化嘴型與臉部表情作動之方法運用於電腦製作的3D動畫之中，故判決此項專利請求無效。
Source: 科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2014/10
 
 
表三、美國專利局USPTO引用Alice v. CLS Bank判決而認定專利申請無效之申請案 (2014.7.6至2014.9.22)：
日期 案件 審查官駁回意見
2014.8.27 Ex parte Edward K.Y. Jung 專利局認為請求項描述皆為一般性經濟概念，其中「計算使用表觀遺傳資料的風險」等為抽象概念。
2014.9.3 Ex parte Michel L. Cote 認為專利請求項描述的「轉換每一個互相靠近的複數叢集」並不包含任何將請求項本質轉換成專利適格的應用，為一般電腦使用且未將抽象概念轉化為專利適格標的(patent-eligible subject matter)，上訴人的電腦程式媒介為一電腦可讀的一般存檔電腦，其代碼段(code segments)也是由一般電腦執行並且存檔在永久性的電腦可讀媒介之中。此描述並沒有將抽象的概念轉化成專利適格標的。故拒絕請求項為專利適格標的。
Source: 科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2014/10
 
(3510字；表3)
 
參考資料：
  1.  Alice v. CLS Bank判決案可能翻轉美國軟體專利的遊戲規則，國家實驗研究院，科技產業資訊室，馮震宇教授 2014年10月21日
  2. Big US tech companies face major patent losses in the post-Alice world, IAM research reveals, IAM Magazine, 2014.9.14
  3.  Alice in Wonderland: The Ongoing Impact of Alice Corp. v. CLS Bank Int’l on Computer-Implemented Inventions | WinTech
  4. The Alice Trajectory, USPTO Talk
  5. Software patents are crumbling, thanks to the Supreme Court, Timothy B. Lee on September 12, 2014
  6. Meal-planning patent claimed patent-ineligible abstract idea, Mark Engstrom, J.D. ,Wolters Kluwer IP Law Daily, July 09, 2014
  7. Summary of I/P Engine, Inc. v. AOL Inc., 2013-1307,1313,Sughrue Mion, PLLC
  8. EDTexweblog.com
  9. Did the Supreme Court Intend to Kill Software Patents? IPNAV
  10. Google Wins Invalidation Of Walker Digital Patent Claims, Allissa Wickham, September, 3, 2014, Law360, New York
  11.  Airline Rewards Conversion Method Invalid Under Alice and Bilski, David Lawrence, September 15, 2014, IP Newsflash – September 2014 #2
  12. Alice Corp. Reaches the Northern District: Judge Donato Grants Motion to Dismiss Software Patent Claims Under Section 101,Monte Cooper and Daniel Justice, September 25, 2014, Orrick Blog
  13. Patent Invalid for Unduly Preempting the Field of“Automatic Lip Synchronization For Computer-Generated 3D Animation Using a Rules-Based Morph Target Approach”, Dennis Crouch, September 25, 2014, Patentlyo
 
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