專利請求權缺乏立場，美國法院裁定駁回CopyTele控告元太科技專利侵權之訴

CopyTele, Inc. v. E Ink Holdings, Inc. et al., 3:13-cv-00378-EMC, Order Granting Defendants’ Motion to Dismiss for Lack of Standing (Docket No. 38)

2013年7月9日，美國加州北區聯邦地院基於被告元太科技(E Ink Holdings, Inc.以及其美國分公司E Ink Corporation)所提請求，以缺乏請求權基礎(lack of standing)為由，裁定將專利授權公司CopyTele, Inc.(下稱CopyTele)於2013年1月18日對元太科技所提起之專利侵權告訴予以駁回(dismiss)，以等待CopyTele另一案件，也就是控告友達光電(AU OptronicsCorporation以及其美國分公司AU Optronics Corporation America)以及元太科技為共同被告，違約與密謀竊取技術的訴訟(CopyTele, Inc. v. AuOptronics Corp., 3:13-cv-00380-EMC)判決結果。E Ink提出爭議理由：
E Ink contends that Copytele’s lawsuit is premature because (1) it previously assigned all substantial rights to the patents at issue to a third-party exclusive licensee, AU Optronics Corp. (“AUO”); (2) it has not yet secured a judgment (in a related case, CopyTele, Inc. v. AU Optronics Corp., No. C-13-0380 EMC) that the assignment has been rescinded; and (3) even upon rescission CopyTele will have standing only to sue prospectively and not retroactively.

本案事實與程序背景(Factual & Procedural Background)

2010年9月，友達光電提出要約，希望以150萬美元購買CopyTele在電泳顯示技術(electrophoretic display, EPD)領域的專利，但CopyTele提議以兩公司共同合作開發EPD產品，而後在2011年5月，CopyTele與友達締結EPD協議(EPD agreement)，目標是合作開發生產可與元太科技產品相競爭的EPD產品。

在EPD協議中，CopyTele授予友達及其子公司、EPD專利之專屬全球授權，協議在有效期間之內，友達可就授權產品進行製造、使製造(have made)、販賣、為販賣之要約等行為、並可就被授權專利進行再授權。協議中言明，當事人同意該協議將被授權專利之全部排他權利與所有實質權利(full exclusive rights and all substantial rights)移轉給友達，讓其做為被授權人可以以其自身名義進行權利行使程序(enforcement proceeding)，而CopyTele未保有在任何權利行使程序中需要成為具名當事人之任何權利(no rights have been maintained by [CopyTele] that would require [CopyTele] to be a named party to any Enforcement Proceeding)。協議中載明，雙方當事人在未經另一方書面同意前，均不得就協議、協議中任何權利或被授權專利進行轉讓或移轉，但友達可以依據本協議在未經CopyTele同意下移轉其基於本協議所得之權利義務給其子公司。CopyTele表明，在友達沒有承諾合作開發時，CopyTele並無意願將其任何EPD專利授權或賣給友達。

在CopyTele提告友達與元太的訴狀中，CopyTele主張友達從未有意以其「最大努力」(best efforts)進行EPD產品合作開發，而是意圖以EPD協議為藉口取得EPD專利授權，並意圖伴隨其以5000萬美金為代價出售其子公司SiPix給元太之動作，將前述授權移轉給元太。CopyTele亦指出，友達在宣布出售SiPix給元太、並收到CopyTele有意終止協議之書面通知後不久，友達在未告知CopyTele之情況下，密謀將EPD專利再授權給元太，而又再次違反其與CopyTele間的契約義務。

法院在裁定中的討論(Discussion)

元太科技主張，由於EPD協議之效果，CopyTele缺乏提起專利侵權告訴的請求權基礎。

提起專利侵權訴訟之請求權基礎(Standing to Sue for Patent Infringement)

本案承審法院指出，美國聯邦巡迴上訴法院過往判決闡釋，在專利侵權訴訟中分析請求權基礎的爭點時，會遇到三種類別的原告：(一)是可以以其自身名義提告者；(二)是只要專利權人參加訴訟並可以共同提告者；(三)是無法參加專利侵權訴訟成為當事人者。第一類包括擁有專利所有法定權利者，如專利權人或專利權受讓人，而如果專利權人移轉專利所有實質權利，則其亦將請求權基礎移轉給受讓人，讓受讓人可以單獨以其自身名義提告。第二類原告則是擁有專利法所賦予的排他性權利，但未擁有所有實質權利；擁有排他性權利的當事人通常被稱為專屬被授權人，因為授予專屬授權之同時通常伴隨授予排除他人實施專利的權利。第三類原告則是未擁有所有實質權利並缺乏專利法上排他性權利者，其並不具備請求權基礎。(Morrow v. Microsoft Corp., 499 F.3d 1332, 1339-41 (Fed. Cir. 2007))

元太科技主張，CopyTele與友達間的EPD協議有效移轉系爭專利，所以CopyTele缺乏排他性權利與所有實質權利來具備提起訴訟的請求權基礎。法院指出，要決定協議之條款構成權利移轉或僅構成授權，法院必須確認協議當事人的真意並檢視協議所移轉權利的實質內容；要判斷移轉專利之特定權利是構成權利移轉或授權，並非依據其名義，而是依據其所產生的法律效果。

協議當事人之真意(Intention of the Parties to the Agreement)
法院認為，在EPD協議中言明，當事人同意該協議將被授權專利之全部排他權利與所有實質權利移轉給友達，如此明確之陳述很難讓人以為當事人沒有移轉權利之意圖，同時在言及實質權利之同時，協議亦陳述CopyTele並不需要在任何權利行使程序中成為具名當事人，而這是明確指涉，當所有實質權利被移轉時，受移轉人有效成為專利所有權人並具備提起侵權訴訟之單獨權利。因此，EPD協議的條款與內容支持、當事人具備將所有實質權利移轉給友達的真意。

所移轉權利的實質內容(Substance of What Was Granted)

法院指出，聯邦巡迴上訴法院並未建立、法院在判斷一個被授權人是否被授予讓其可以提起訴訟之實質權利時、所應檢視完整權利清單，但聯邦巡迴上訴法院有列舉出部分應被檢視的權利內容。移轉製造、使用與販賣的專屬權利對專利權利移轉而言甚為重要。專屬被授權人所宣稱具有提起訴訟權利的本質與範圍，授權人所宣稱保有之提起訴訟權利的本質與範圍，亦是需要考量的重要內容；當授權人保有對被控侵權人提起訴訟之權利時，該權利通常會被認定所有實質權利並未移轉給被授權人。

元太科技主張，友達獲得所有實質權利之移轉，因為依據協議(1)友達被授予在系爭專利有效期間內的專屬授權；(2)友達被授予無任何條件進行再授權之權利；(3)友達被授予依其裁量提起訴訟與和解的未受限制權利；以及(4)沒有任何條款讓CopyTele在任何情況下可以取回其權利，包括友達違約的情況在內。

CopyTele並未主張，前述權利並非實質權利，但其主張其並未移轉所有實質權利，因為其保留重要權利，包括(1)CopyTele有責任支付系爭專利之維護費；(2)CopyTele保有以不構成競爭之方式使用被授權專利與產品的非專屬權利；以及(3)友達被禁止在未經CopyTele書面同意、移轉或讓與協議權利或被授權專利權利。

法院認為，CopyTele支付專利維護費並非為其自身利益而是其對友達所負義務的一部份，所以其不構成實質權利之保留；而即使支付專利維護費是保有系爭專利所有權之證據之一，但其亦不具有決定性。法院指出，許多法院過往判決均認定，保留不受競爭的權利並不構成保留實質權利。同時，法院亦認為CopyTele所引用來支持其保留權利移轉同意權等於保留專利實質權利之主張的過往判例，其事實狀況與本案均有所出入。

綜上所述，法院認定EPD協議之當事人真意與其所移轉權利之實質內容，均指出CopyTele與友達間的EPD協議構成專利權利之移轉，而非僅構成授權或僅移轉提起訴訟之權利，系爭專利之所有實質權利均被移轉給友達而友達單獨具備提起專利侵權訴訟的請求權基礎。

協議終止的效果(Termination)

CopyTele主張，即使因為EPD協議移轉所有實質權利而只有友達具備提起侵權訴訟之請求權基礎，但當友達具體違反協議內容時，CopyTele有權終止協議而取回所有實質權利。但法院認為，友達是否構成具體違約，是在討論專利侵權爭點前必須被解決的問題，所以CopyTele在此時提起專利侵權訴訟是時機未到(premature)。

裁定結論(Conclusion)

法院認定，根據EPD協議移轉所有實質權利給友達，讓友達單獨具有提起侵權訴訟的請求權基礎；至少需等待友達與CopyTele之間的EPD協議，法院作出認定友達具體違約而讓協議終止或廢止的判決之後，CopyTele方具有提出訴訟立場。就本案，法院同意元太科技所提駁回(dismiss)訴訟之請求，而暫停審理，但此駁回裁定並非永久性(dismiss without prejudice)，仍可對元太科技提起專利侵權訴訟。(3954字)

表一、專利訴訟案件基本資料：CopyTele控告元太科技(E Link)及友達