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美國專利期限調整訴訟, 首爾光電儀器控告 USPTO

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科技產業資訊室 (iKnow) - Zazen 發表於 2012年12月17日

2012 年 11 月 20 日 ,註冊於韓國 (Republic of Korea) 的首爾光電儀器 Seoul Opto Device Co., Ltd. (下稱 SOC) 於美國維吉尼亞州東區地方法院 (District Court for the Eastern District of Virginia) 指控美國專利商標局及局長 David Kappos(以下合稱 USPTO) 審度專利期限調整不合法 。

根據訴狀中所述,原告 SOC 認為被告 USPTO 在 專利期限調整的計算上無效 (invalid) 、違憲(unconstitutional) 以及違法(contrary to law) 。依據 35 U.S.C. §154(b)(4)(A) 維吉尼亞州東區地方法院具有管轄權。

本案的系爭專利有 1 件,編號為:US8,188,687(下稱 687) 。專利名稱為 : “Light emitting device for AC power operation” (AC 電源操作的發光裝置) ,2006 年 5 月 9 日 提出申請, 2012 年 5 月 29 日 獲證, 包括 13 claims (3 項獨立項) 。系爭專利 687 的重要日期整理如下:

表一、系爭專利案件重要日期:

專利編號 US8,188,687
申請號 11/994,308
PCT 申請 2006 年 5 月 9 日
PCT 國家階段開始 2007 年 12 月 28 日
第一次官方意見書 (Non-Final Office Action) 2010 年 9 月 2 日
第二次官方意見書 (Final Rejection) 2011 年 4 月 1 日
建議書 (Advisory Action) 2011 年 6 月 30 日
RCE 延續案 2011 年 7 月 6 日
第三次官方意見書 (Non-Final Office Action) 2011 年 8 月 19 日
第四次官方意見書 (Non-Final Office Action) 2012 年 2 月 7 日
核准通知 (Notice of Allowance) 2012 年 4 月 12 日
繳費 2012 年 4 月 20 日
獲證通知 (Issue Notification) 2012 年 5 月 9 日
獲證公告 2012 年 5 月 29 日

35 USC § 154(b) 主要規範專利期限調整 (Patent Term Adjustment) 簡稱 PTA ,依據美國官方對申請程序所造成的延遲進行專利期限的調整,目的為補償因官方延遲所造成的專利期限減損 。

依據訴狀中所述,系爭專利 687 所涉及的延遲包含:
(A) Delay : USPTO 未在規範的期限內發出官方意見書 (Office Action) 。
(B) Delay : 申請日起三年內未獲 專利核准公告。
(C) Reduction : 排除各種 延遲間重覆部份以及因申請人本身所造成 的延遲 。
將官方 所造成的延遲 相加 (A Delay 、B Delay),再抵銷因申請人本身所造成的延遲 (C Reduction ),總結後即為 PTA 天數 。

據原告 SOC 在訴狀中指稱,被告 USPTO 在 2012 年 5 月 9 日 所發出的獲證通知中指出系爭專利 687 的專利期限調整為 545 天。原告 SOC 認為被告 USPTO 根據 37 C .F.R. 1.703(b)(1) 所規定 ,排除延續案 (RCE) 所消耗的時間,在 B Delay 的計算上是錯誤的 ,導致原告權益受損 。

根據原告稱述 ,系爭專利 687 的 PTA 天數應為 A Delay(526 天) 與 B Delay(518 天) 減去 C Reduction(170 天),共 874 天 。或者至少應為 A Delay(526 天) 與 B Delay(237 天) 減去 C Reduction(170 天),共 593 天 。

原告 SOC 為世界知名 LED 大廠首爾半導體 (Seoul Semiconductor) 的子公司 ,主要產品 LED 及 LED 晶片 。根據訴狀,原告 SOC 請求維吉尼亞州東區地方法院判決系爭專利 687 的 PTA 應為 874 天或者至少應為 593 天,並且依 28 U.S.C. §2201 請求法院判決 37§1.703(b)(1) 為無效、違憲以及違法。

另一宗有名的 PTA 案例為 2010 年 1 月 7 日 所公布的 Wyeth v. Kappos,當時爭點主要在於 35 USC §154(b) 的 B Delay 有關重疊部份的認定,最後法院判決 USPTO 敗訴,USPTO 因此修正了 PTA 的計算方法。因此,本案的後續發展值得密切注意。(1128 字;表 1)

表二、專利訴訟案件基本資料: Seoul Opto Device Co., Ltd. 控告 USPTO

訴訟名稱 Seoul Opto Device Co., Ltd. v. David Koppos and USPTO
提告日期 2012 年 11 月 20 日
原告 Seoul Opto Device Co., Ltd.
被告 David Koppos USPTO
案號 1:12-cv-01331
訴訟法院 District Court for the Eastern District of Virginia
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Source :科技政策研究與資訊中心 — 科技產業資訊室整理,2012/12


 
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