案件名稱： Pioneer v. Garmin [337-TA-694]
一、案件概述
2009 年 12 月本案原告 Pioneer （先鋒公司）向美國國際貿易委員會（ ITC ）提起關稅法 337 條調查案聲請，主張被告 Garmin （台灣國際航電公司）產品侵害其美國 5,365,448 、 5,424,951 與 6,122,592 號專利，請求國際貿易委員會核發排除命令（ Exclusion Order ）禁止被告侵權產品進入美國市場。 2010 年 12 月 16 日，行政法官（ ALJ ）作出初步決定（ Initial Determination ），認定原告 Pioneer 於美國境內雇用工程師與授權律師購買其他公司之產品，進行權利狀態評估與測試，並將結果與外部律師協商已滿足國內產業重大授權投資要件。 2011 年 7 月 22 日，委員會撤銷行政法官初步決定，並於最終決定（ Final Determination ）中表示原告未成功證明其於專利授權之投資滿足國內產業要件。
二、公司簡介
（一） Pioneer Corporation
本案原告 Pioneer （先鋒公司）於 1947 年設立，總部位於 日本 神奈川縣 ，為消費性電子產品的跨國領導廠商，主要研發領域包含影音娛樂及光碟技術，生產製造機械零組件、娛樂影音、電漿電視、汽車音響及車用衛星導航系統等相關產品。
（二） Garmin Corporation
本案被告 Garmin （台灣國際航電公司）於 1990 年設立，現今為全球衛星定位導航系統（GPS ）的領導品牌，主要業務包含導航和通訊產品之研發、製造及銷售，應用領域包含航空用、船用、車用通訊系統與行動電話等。
表一、專利訴訟案件基本資料彙整
| 原告 (Complaints) |
Pioneer Corporation of Tokyo, Japan Pioneer Electronics (USA) Inc. |
| 被告 (Respondents) |
Garmin International, Inc. of Olathe, Kansas Garmin Corporation of Taiwan |
| 索引編號 |
2011 WL 3813121 |
| 系爭專利 |
U.S. Patent No. 5,365,448
U.S. Patent No. 5,424,951
U.S. Patent No. 6,122,592 |
| 系爭產品 |
台灣國際航電公司 Nuvi 及 Zumo 產品、 Nuvi 3750 、 3760T 與 3790T 設備 |
| 技術領域 |
多媒體顯示及導航設備系統 |
| 初步決定 |
2010 年 12 月 16 日，成功證明國內產業存在 |
| 最終決定 |
2011 年 7 月 22 日，未成功證明國內產業存在 |
三、主要爭點
原告 Pioneer 大規模專利組合授權活動（包含系爭專利），是否滿足關稅法 337 條國內產業要件中，「對系爭專利授權進行重大投資」要求？
四、法律議題
美國關稅法 337 條規定， ITC 啟動不公平競爭調查案的發動門檻為：
(1) 系爭案件存在不公平競爭方法或行為；
(2) 系爭案件包含產品之進口或進口產品之銷售，且該不公平行為；
(3) 損害美國境內既存或形成中的產業；
其中第 (3) 點即所謂的國內產業（ Domestic Industry ）要件。關稅法 337 條 (a)(3) 規定，原告若證明美國境內對系爭專利技術 (A) 投有重大廠房及設備，或 (B) 雇用大量員工、投入大量資本，或 (C) 在相關開發上進行重大（ Substantial ）投資，包含工程上的設計、研究與開發或 授權（ Licensing ） ，即符合國內產業要件要求。
本案原告 Pioneer 公司雖然得主張上述 (A) 到 (C) 任何一種投資型態以證明國內產業存在，但原告僅主張 (C) 專利權人就系爭專利授權活動已進行重大投資，包含 (1) 原告內部人員進行的產品反向工程與專利侵權分析等授權前置活動（ In-House Activities ），以及 (2) 聘請外部顧問進行之授權活動。本案主要爭點為「何種規模的專利授權活動符合 337 條款定義的重大投資行為」，亦即原告 Pioneer 公司據以主張的大規模專利組合（ Large Portfolio of Patents ），授權活動有哪些範圍是可歸諸於系爭專利之投資，該專利投資程度又是否達到重大程度。行政法官於初步決定中採取肯定見解，並表示原告自 2004 年起即致力於導航專利組合的授權活動，例如 (1) 於美國聘用工程師與授權律師等人員進行專利授權事務； (2) 購買潛在被授權人產品進行專利評估與測試； (3) 尋找外部顧問進行諮詢，上述美國境內的授權投資活動已滿足國內產業要件要求。
委員會於最終決定中撤銷行政法官的初步決定，並指出相關授權活動可歸諸於系爭專利之範圍，應參考下列因素綜合進行判斷。原則上，系爭專利若為授權契約中價值較高或較為重要者，則授權活動與系爭專利的連結強度即相對較高：
- 被授權人是否利用系爭專利製造販賣產品；
- 專利組合授權契約中的專利數量；
- 系爭專利在專利組合授權契約中所占的價值比例；
- 系爭契約在授權協商過程中被加以討論的狀況；
- 系爭專利技術範圍與專利組合授權契約技術範圍的差異性；
- 系爭專利是否於訴訟中為專利權人所主張；
- 系爭專利是否與產業標準相關；
- 系爭專利是否為基礎或前端專利；
- 系爭專利是否於美國境內遭受侵權或實施；
- 市場上是否以其他方式承認系爭專利的價值。
依上述 10 個判斷因素，界定授權投資中可歸諸於系爭專利的投資範圍後，接次判斷該投資範圍是否達重大程度。委員會於決定中表示，重大程度應依產業別與原告規模進行個案判斷，審酌的因素包含 (1) 系爭專利是否存有其他種類的開發型態，例如研究、製造或工程設計； (2) 系爭授權契約是否存有附隨的授權活動，例如提供被授權人技術訓練； (3) 授權活動是否持續進行； (4) 授權活動是否與美國關稅法 337 條 (a)(3) 之立法意旨相符； (5) 專利權人是否將授權資金回饋於研究投資。
本案中委員會於最終決定表示， (1) 原告內部人員進行的反向工程等前置投資活動（ In-House Activities ）與專利「授權」直接相關，但該前置投資活動涉及上百個專利的組合，因此該授權活動雖然包含系爭專利評估，但其中也參雜許多無關的、非國內的各式專利權，因此該授權活動與系爭專利連結強度（ Strength of the Nexus ）微弱； (2) 原告聘請外部顧問進行之授權投資活動（ Outside Counsel Activities ），雖然與系爭專利高度相關，但原告提出的外部顧問費用包含任何與系爭專利相關之費用（例如訴訟評估），原告未明確指出該費用與「授權」行為之直接相關性，因此該授權活動與系爭專利連結強度微弱。授權活動是否達重大投資程度判斷上，委員會指出原告為跨國集團，其於美國境內無其他研究或發展活動，更無如技術指導的附隨授權活動，因此該授權投資未達重大程度，原告未成功證明美國境內存有相關產業。
五、結論
美國關稅法 337 條調查案，為專利權人排除侵權產品進入美國市場的一種救濟手段。相對於聯邦法院程序，國際貿易委員會具有程序快速、技術專業等特點，近年來為專利權人常用之管道。然而專利權人提起 337 條調查案時，須證明被告侵權行為傷害美國既存或形成中的產業，即俗稱的國內產業要件。 1988 年美國國會為充分保護專利權人、鼓勵非製造型態之自然人、大專院校進行研究投資，因此修正關稅法 337 條 (a)(3)(C) 規定，增列專利授權（ Licensing ）投資為國內產業（ Domestic Industry ）類型之一。其後，主張專利授權活動以證明國內產業要件的案件數量開始攀升。
2011 年度截至 10 月底以前，國際貿易委員會立案的 69 件調查案中，共有 23 件由 NPEs 所發動 [FN1] ，創下歷年來統計新高。國際貿易委員會於本案中強調授權活動與系爭專利的關聯性，並於產業創造、產品導向的授權模式（ Industry-Creating, Production-Driven ）中予以較高的肯定；對於專利蟑螂（ Patent Troll ）等營利導向的授權模式（ Revenue-Driven ）則課予較高的授權投資證明要求，以符合關稅法 337 條款保護國內產業的立法意旨。 (2568 字；表 1)
[FN1] Mark Fox Evens et al, Trending Upward: Important Trends under Section 337 at the U.S. International Trade Commission , Westlaw Journal Intellectual Property (2011).