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案件名稱：SanDisk Corp. v. STMicroelectronics, Inc., 480 F.3d 1372 (Fed. Cir. 2007)
一、案件概述
原告SanDisk公司為一歷史悠久快閃記憶體 (Flash Memory)製造商，而被告STMicroelectronics (“ST”)公司過去以生產半導體為主，但近年來開始進入快閃記憶體市場的製造商。2004年，ST列出14個自己持有的專利權，向SanDisk提出交互授權商談事宜。談判過程中雙方舉行會議，ST明確向SanDisk展示其產品侵害ST的14項專利，而SanDisk亦向ST說明ST特定產品侵害其3項專利。最初雙方皆表示無提起訴訟之意圖，並由SanDisk公司主動提出保密性的交互授權條件，ST則要求SanDisk提供非保密性的授權條件。2004年10月15日，雙方談判過程中，SanDisk提起確認之訴(Declaratory Judgment)，要求加州北區聯邦地方法院確認SanDisk並未侵權ST的14個專利均無效。
被告ST則主張雙方對系爭專利未存有實質爭議(Actual Controversy)，而請求法院以欠缺事務管轄(Subject Matter Jurisdiction)駁回SanDisk提起的確認之訴。地方法院同意被告ST的駁回訴訟聲請，並表示原告SanDisk無法證明雙方在授權協商過程中ST曾經以專利訴訟威脅SanDisk就範，雖然ST曾於協商過程中就SanDisk產品提出明確的專利侵權分析，但ST並未提出以該分析進行專利侵權訴訟的威脅。地方法院綜合考量各項因素後，認定原告SanDisk並未對該爭議擁有客觀合理的訴訟憂慮(Objectively Reasonable Apprehension of Suit)，因此駁回原告提起的確認之訴。SanDisk不服，提起上訴至聯邦巡迴上訴法院(CAFC)。
二、公司簡介：Rambus Inc.
（一） SanDisk Corp.
本案原告SanDisk Corp. (“SanDisk”)公司為國際知名的非揮發性記憶體技術權威，現為全球最大的快閃記憶體資料儲存產品供應商，於1988年設立總部於美國加州。SanDisk公司設計、研發、製造且販售快閃記憶體給消費者或是上游廠商，主要產品快閃式記憶卡格式，包括 CompactFlash®、SD™ 、SDHC™、microSD™、microSDHC™、Memory Stick PRO™ 與 Memory Stick®等可適用於多種電子數位產品中的記憶體。
（二）STMicroelectronics, Inc.
本案被告STMicroelectronics, Inc. (“ST”)為一國際型半導體公司，1987年由義大利的SGS Microelettronica公司和法國的Thomson Semiconducteurs公司合併成立，其半導體產品主要用於多媒體、電源供應器、網路連接元件及感應器，所服務大廠包含Philips、Ford、HP、IBM、Motorola、Nokia、SONY、Nortel Networks、Seagate Technology與Siemens等公司。
表一、專利訴訟案件基本資料彙整
| 原告 |
SanDisk Corporation |
| 被告 |
STMicroelectronics, Inc. |
| 地方法院 |
United States District Court – N.D. California |
| 上訴法院 |
CAFC |
| 索引編號 |
480 F.3d 1372 |
| 提告日期 |
2004年10月15日 |
| 一審終結 |
2005年1月20日 |
| 一審結果 |
駁回原告確認之訴 |
| 上訴日期 |
2005年3月24日 |
| 二審終結 |
2007年3月26日 |
| 二審結果 |
撤銷並發回地方法院更審 |
三、主要爭點
（一）本確認之訴是否存有實質爭議(Actual Controversy)，而依照確認之訴法(Declaratory Judgment Act)為可受審判的客體？
（二） 專利權人ST於協商過程中，對SanDisk表示的「不起訴陳述」是否得排除系爭訴訟具有實質爭議的認定？
四、法律議題
憲法第三條規定，聯邦法院對於憲法議題、聯邦法與國際條約…等案件或爭議(Case or Controversy)擁有事務管轄權。確認之訴法第2201(a)條規定，對審判權範圍內的實質爭議案件(Case of Actual Controversy)，聯邦法院有權對訴訟中的利益關係人進行權利或法律關係的確認，即便當事人未尋求進一步相關救濟。確認之訴法第2201(a)條「案件實質爭議(Actual Controversy)」的要件，為原告提起確認之訴的基本起訴門檻。2007年以前，法院使用合理訴訟憂慮(Reasonable Apprehension of Suit)測試法判斷系爭訴訟是否存有實質爭議。此測試法進行二步驟的檢測，首先確認原告確實有受到專利權人提起侵權訴訟之合理憂慮，次則確認原告行為是否構成侵權行為或是意圖侵害系爭專利。
美國最高法院2007年於MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.案[FN1] 一案推翻上述合理訴訟憂慮測試法，並表示即使雙方當事人已達成專利授權合意，專利被授權人無遭遇專利侵權控訴之虞，但是在決定簽署授權契約與否的當下，允諾授權契約的被授權人與拒絕授權契約的侵權行為人，兩者遭遇到的訴訟威脅程度係屬相同，法院不應要求當事人在給付授權金與三倍損害賠償間進行抉擇。因此，本案法院表示，當雙方當事人間存有相衝突的法律利益並有及時確定的必要性時，即可認定雙方間就該等專利存有爭議，而得提起確認之訴解決紛爭。即使特定專利的存在或是預期將來特定專利的通過本身並不足以產生實質爭議，然而專利權人採取積極行為時，例如專利權人對他造當事人進行中或計劃中的行為表示欲行使專利權利，而他造當事人對此進行爭執時，即可認定雙方間存有實質爭議，此時法院應同意被控侵權人提起確認之訴，避免行為人冒著被起訴侵權的風險而繼續從事可能的侵權行為。
CAFC於本案中表示地方法院錯誤認定，原告需證明「對造已進行明確專利侵權指控」且「對造已經以司法起訴進行明確威脅」，方符合確認之訴的要件。本案中ST既然已經詳細地向SanDisk表示其產品如何侵害系爭專利，且依據專利侵權分析要求SanDisk進行授權談判，則當SanDisk反對ST的侵權主張時，雙方當事人間即存有實質爭議，即便他造尚未以起訴進行威脅時，仍符合確認之訴的起訴門檻要求。同時，CAFC於本案中表示，即使ST於協商過程中，對原告SanDisk曾經為不起訴的表示，但ST要求SanDisk進行授權談判的行為已明確表示其欲行使專利權的意圖，而此種訴訟外的專利權行使已足以滿足實質爭議(Actual Controversy)的要求，而不問其是否具有提起訴訟的意圖，因此認定原告具有提起確認之訴的利益，將本案撤銷發回地方法院重新審理。
五、結論
CAFC於本案中引用最高法院MedImmune案的認定標準，肯認最高法院廢棄長久以來使用的合理訴訟憂慮測試法，並表示確認之訴的原告毋須證明其受有合理的訴訟憂慮，只要專利權人積極行為權利，使確認之訴的原告陷於「系爭行為是否確實構成侵權」疑慮時，即可提起確認之訴。換言之，當專利權人向對造表示其欲行使專利權利時，不論該權利的行使係屬授權談判或訴訟提起，均可認定雙方當事人間已經存有實質爭議，而允許對造得以提起確認之訴進行權利義務的確定，避免對造被訴後遭法院認定為故意侵權。確認之訴門檻的放寬，一方面可以避免專利權人濫行使用「威脅對造客戶市場，卻遲遲不願進行訴訟的策略(Scare-the-Customer-and-Run Tactics)」，另一方面確保受專利侵權謠言威脅的廠商得以積極提起確認之訴，釐清專利侵權之不確定性，賦與非專利權人方相對應的談判籌碼。(2158字；表1)
[FN1] MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 549U.S. 118 (2007)
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