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案件名稱：Biagro Western Sales, Inc. v. Grow More, Inc., 423 F.3d 1296 (Fed. Cir. 2005)
一、案件概述
原告Biagro Western Sales (“Biagro”)及加州大學董事會(The Regents of the University of California)於加州東區聯邦地方法院提起訴訟，主張被告Grow More, Inc. (“Grow”)肥料產品侵害其美國第5,830,255（’255號）專利。專利訴訟提起前，專利權人曾先就向美國專利商標局(USPTO) 提起再審(Reexamination)的聲請，2000年7月11日，USPTO同意專利權人聲請，於每一個獨立項中增加「含酸或糖之磷成分占30-40總重量百分比(Phosphorous Containing Acid or Salt thereof ... Present in an Amount of about 30 To about 40 Weight Percent)」的限制，以阻卻先前技術之新穎性挑戰。 地方法院訴訟中，雙方就何謂「含酸或糖之磷成分占30-40總重量百分比」產生爭議，原告主張以化學當量(Chemical Equivalent) 30%-40%對被告產品進行侵權比對，被告則主張應以肥料產品最終含酸或糖之磷成分之實質含量(Actually Present)為比對標準。法院同意被告見解，並表示被告肥料產品中累計含酸或糖之磷成分為59%，包含40.3%的鉀亞磷酸鹽與19%的亞硫酸鹽，平均含磷酸成分為59.3%至62.1%，被告產品未落入30%-40%範圍而未構成文義侵權。原告主張59%-62%含酸或糖之磷成分為30%-40%比例的均等範圍，因此被告產品應構成均等侵權，然而地方法院引用Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 344 F.3d 1359 (Fed.Cir.2003) (Festo II)案表示，原告先前再審程序之修正有審查歷程禁反言(Prosecution History Estoppel)推定的適用，原告既然曾經限縮自己的專利權範圍，則推定不得嗣後擴張其權利範圍，在訴訟中再行主張均等論(Doctrines of Equivalents)，因此被告勝訴。原告不服向聯邦巡迴上訴法院(CAFC)提起上訴。
二、公司簡介：Rambus Inc.
（一）Biagro Western Sales Inc.
本案原告Biagro Western Sales Inc.（比亞格西方銷售股份有限公司）為一美國研究型企業，由兩位農業學家於1993年3月成立，公司產品以農產品肥料居多，為本案系爭專利之專屬被授權人。
（二）加州大學董事會 (The Regents of the University of California)
本案原告加州大學董事會係美國加州大學系統的專利權人,董事會負責大學的投資抉擇、學校教育長期規劃等。
（三）Grow More Inc.
本案被告Grow More Inc.為一美國加州之肥料產品公司，成立於1918年，員工約有20-50位，每年營收為2,000萬至5,000萬美元，其主要生產品為含氮肥料。
表一、專利訴訟案件基本資料彙整
| 原告 |
Biagro Western Sales Inc.
The Regents of the University of California |
| 被告 |
Grow More Inc. |
| 地方法院 |
加州東區聯邦地方法院(Eastern District of California) |
| 上訴法院 |
CAFC |
| 索引編號 |
423 F.3d 1296 |
| 系爭專利 |
Patent No. 5,830,255 |
| 系爭產品 |
含磷的植物肥料配方Phos-Pro |
| 專利申請日 |
1998年11月3日 |
| 一審結果 |
即決判決–被告勝訴，不成立文義侵害及均等侵害 |
| 二審終結 |
2005年9月13日 |
| 二審結果 |
維持原審判決 |
三、主要爭點
專利權人先前於再審程序中進行專利範圍修正，在各獨立項中增加一額外限制，嗣後是否得於訴訟中再主張均等論？
四、法律議題
法院判斷被告是否構成侵權時，首先進行專利文義範圍之解釋，以決定被告是否構成文義侵權。如被告未成立文義侵權，則法院應判斷被告產品是否與系爭專利有實質差異，一般具有該技術之通常知識者對於系爭專利技術與被告產品技術之間可以輕易置換時，被告產品通常構成均等侵權。然而均等論之主張受限於專利審查歷程禁反言(Prosecution History Estoppel)之限制，係指專利申請人於申請過程中已就權利範圍進行限縮時，則推定專利權人無法於嗣後再透過均等論取回(Recapture)其已放棄之權利範圍。
本案法院判斷，被告肥料產品中累計平均含酸或糖之磷成分為59.3%至62.1%，因此被告產品未落入系爭專利含酸或糖之磷成分30%至40%之文義範圍，不構成文義侵權。原告接續主張，即便被告產品未構成文義侵權，被告應屬均等侵權。本案地方法院則認定，專利權人先前已使用再審程序進行權利範圍之限縮，依照Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 344 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2003) (Festo III)案的法律見解，推定專利權人不得再以均等論擴張其權利範圍，且原告未成功證明其有例外得主張均等論之事由，地方法院因而拒絕適用均等論。 上訴時，專利權人主張其於再審程序中增加含酸或糖之磷成分30%至40%限制，僅有30%限制係為迴避前案，40%之上限則與前案迴避無關，因此專利權人之修正與均等之59.3%至62.1%範圍僅有些微關係(Tangential Relation)，專利權人仍有權於訴訟中主張均等擴張。上訴法院則認定，本案與Festo案專利權人增加「磁化(Magnetizable)」限制於請求項之事實類似，本案專利權人未提出更精確之證據，因此原告仍未成功舉證其不受審查歷程禁反言推定之限制。
五、結論
審查歷程禁反言為限制均等論適用之事由，依Festo III案之見解，專利權人修正限縮專利權範圍時，即等同放棄(Surrender)原專利範圍與修正過後的專利範圍間之相關權利，亦即經過修正的權利範圍，嗣後不得享有原權利範圍得以使用均等擴張其文義比對之界線。權利人本來得以在原文義範圍外主張被告構成均等侵權，然而均等擴張並非絕對之保護；專利權人若於審查歷程中進行修正，則可推定權利人已對權利範圍進行更精確之定義，從而權利人不得適用均等擴張之保護。Festo II案後，審查歷程禁反言採取彈性限制原則(Felexible Bar)，專利權人修正權利範圍被推定(Presumed)已經放棄均等擴張的適用，但專利權人得主張下列事由時，仍例外可主張均等擴張：1.為申請時不可預見的(Unforeseeable)；2.修正理由與均等範圍的關連性低，僅有些微關係(Tangential Relation)；3.其他無法合理預期專利權人於說明書內載明之均等範圍。本案之基礎事實與Warner-Jenkinson Company, Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997)案類似，Hilton Davis案中權利人為迴避9.0酸鹼值之前案，將權利範圍修正為酸鹼值6.0-9.0，但被告之產品為酸鹼值5.0；本案中專利權人為迴避30%以下之含酸或糖之磷成分，而將專利權範圍修正為30%至40%，但被告之產品為40%以上，兩案法院都拒絕專利權人適用均等論。因此提醒專利權人修正此等具上下界限之專利範圍時，應注意嗣後訴訟中禁反言之適用。(1875字；表1) |