蔡明誠大法官：發明專利侵權要件與判斷標準

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科技產業資訊室 - 張小玫發表於 2022年8月10日

圖、蔡明誠大法官：發明專利侵權要件與判斷標準

從智慧財產及商業法院成立後，我國專利有效性抗辯成立比率，已有明顯變化，其中發明專利以前被法院宣告無效之比率高達66.95%；從IP法院民國102年後前述比率有下降的趨勢，自72.5%，降至民國106年最低為30.3%，2017年上半年為38.33%，如下圖。

圖、我國專利有效性抗辯-發明案

智慧財產及商業法院針對發明專利侵權之判斷標準，近期於2022年 3 月 21 日司法院蔡明誠大法官演講「發明專利侵權要件與判斷標準之探討」，希望協助法院於審理專利侵權案件時有明確且一致的基準，專利侵害鑑定機構能夠據以完成公平、客觀、專業的鑑定報告，該演講重點內容如下。

發明專利權侵害行為之構成要件
雖然我國專利法中，只存在直接侵權規定，但學說與實務均承認，專利侵害為民法侵權行為之特別法，仍可回歸適用民法第185條第1項的共同侵權，以及第2項的幫助侵權與造意侵權。

蔡大法官以美國法為例，說明專利權侵權態樣包括：
（1）直接侵害：如美國專利法第 271 條第 1 項規定，於專利權存續期間，未經授權於美國境內製造、使用、為販賣之要約，或販賣任何已核准發明，或將該發明由外國輸入美國境內，即屬侵害發明專利權。
（2）誘引侵害：如第 271 條第2 項規定，積極誘引他人侵害專利權者，應負侵害人之責
任。有將之譯為「積極教唆」，此宜解為其係包括造意及幫助（如民法第 185 條之共同侵權行為）。
（3）輔助侵害：如第 271 條第 3 項規定，於美國境內為販賣之要約或販賣，或由外國輸入美國境內，屬已核准專利之機器、製品、組合物或化合物之重要成分，或實施已核准專利之方法
所使用之材料或裝置，構成發明之重要部分，且明知該特別製造或特別使用係作為侵害該專利權，並非適用於實質上無侵害用途之主要物品（staple article）或商品者，應負輔助侵害人之責任。

發明專利權保護範圍與界限（包含專利侵權均等論）
對該保護範圍之解釋，蔡大法官認為實務上宜以請求項內容為準，並輔以說明書及圖式進行解釋，且參考美國最高法院判決見解認為申請專利範圍之解釋屬法律問題，應由法院為之；有關均等論之測試步驟，有實質相同方法、功能及結果之 3 部測試，並需考量申請歷史禁反言、先前技術阻卻及貢獻原則等限制事項。其中關於先前技術阻卻之適用，法院判決論述涉及加害技術與先前技術可以簡單置換而無實質差異者時，應避免與專利是否具有進步性之論述混淆。

根據經濟部智慧財產局新修訂專利侵害鑑定要點—發明新型篇，判斷被控侵權物或方法（以下簡稱被控侵權對象）是否侵害發明或新型專利權時，主要包含兩個步驟，第一步驟係解釋請求項，以確定請求項界定之範圍，亦即專利權之文義範圍，第二步驟係比對與判斷，亦即將解釋後之請求項的技術特徵，與被控侵權對象之技術內容進行比對，判斷被控侵權對象是否構成文義侵權，若未構成文義侵權，再進一步判斷是否構成均等侵權。

健全專利法制建構與訴訟救濟制度
蔡大法官認為，宜運用比較法解釋，將更公平合理判斷予以參考並適度引用，增進法院裁判之可預測性，此有賴建立保障程序基本權之具可預見與可操作性之判斷標準，以利公平審判之實現。(1320字；圖1)

參考資料：
蔡明誠大法官主講發明專利侵權要件與判斷標準。司法周刊，2098，2022/3/25。[PDF]
專利侵權判斷要點。經濟部智慧財產局，2016/2。[PDF]
專利侵害鑑定要點之修訂—發明新型篇。智慧財產權月刊，207，2016/3。[PDF]
智慧財產法院成立十年，專利有效性抗辯成立比率的統計觀察 (王錦寬專利國內部副總經理) (2018/09)。智財情報，2018/9.

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