Kathi Vidal：USPTO將重新審視專利適格性§101 指南 提供更明確指導
科技產業資訊室 - 張小玫 發表於 2022年8月5日
圖、Kathi Vidal：USPTO將重新審視專利適格性§101 指南 提供更明確指導
關於專利適格性(patent eligibility)議題，最近，由剛上任的美國商務部副部長兼美國專利商標局局長 (USPTO) Kathi Vidal 提交給國會的 2022 年報告中，題為“專利適格性議題：公眾對美國當前判例的看法” (Patent eligible subject matter: Public views on the current jurisprudence in the United States) 。
Kathi Vidal剛上任四個月，2022年4月5日由美國參議院同意美國專利商標局 (USPTO) 局長，也是商務部副部長負責智財權政策。Vidal 是律師事務所 Winston & Strawn 矽谷辦事處的管理合夥人，她自 2017 年以來一直在該辦事處工作，在此之前在 Fish & Richardson 任職 20 年，擔任全球訴訟主管和公司管理委員會成員。她曾代表原告和被告出席美國地方法院、國際貿易委員會和美國專利商標局。
所謂「專利適格」：指取得專利的基礎門檻與資格；而具專利適格，並不必然可專利，還須符合實用性、新穎性、可進步性，才是一個「可專利」的發明。也就是「專利適格」除了需要滿足§101法條文字外，還需要滿足美國專利與商標局（USPTO）的兩步框架審查（Two-Step Test）審查標準。綜上，可整理出這個公式：
可專利性=專利適格（§101+兩步框架審查標準）+實用性（§101）+新穎性（§102）+進步性（§103)
根據 35 USC 101（第 101 節），國會允許對“任何新的和有用的過程、機器、製造或物質組合物，或任何新的和有用的改進”進行專利保護。( “any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof.”)
而美國最高法院(The Supreme Court )將第 101 法條解釋：將自然法、自然現像法和抽象概念(abstract idea)排除在保護之外（judicial exception；司法例外），來對專利適格性本身施加限制，也就是說，自然法、自然現像法和抽象概念他們被納入例外而不具專利適格性。
法院為評估專利適格性而提供了一個兩步框架(two-step framework)。美國專利商標局必須首先確定要求保護的發明是否針對司法例外。如果是，則當權利要求中的其他內容將其轉化為符合專利條件的內容時，要求保護的發明滿足第 101 條（例如，權利要求提供的發明概念遠遠超過所列舉的自然法則、自然現像或抽象主意）。也就是，審查員必須考慮權利要求是否引用了司法例外，如果是，權利要求是否將例外納入可實際應用。
要求保護的發明還必須滿足其他可專利性標準，包括 35 USC 112 所描述、啟用和其他要求，以及要求保護的發明不能在 35 USC 102 下預期或在 35 USC 103 下明顯的要求。雖然 USPTO 審查員工作與申請人攜手確定是否存在可授予專利議題，在申請案遭拒絕(rejection)之中，包含至少一項拒絕的審查意見中，大約 8% 因包含基於專利適格理由，而相比之下，大約 80%是因基於顯而易見性(obviousness)。
在2021 年 3 月，參議員 Thom Tillis 和 Tom Cotton曾來信敦促USPTO需製定並部署”延期專利適格性議題響應 (Deferred Subject Matter Eligibility Response；DSMER) 試點計劃. 該計劃旨在評估是否可以通過推遲對適格性議題的完整評估，直到評估其他可專利性標準，而不是同時滿足所有可專利性要求，來提高審查效率和專利品質。該計劃將持續大約一到兩年。迄今為止，USPTO已經發出了大約 600 份邀請，其中三分之一的回覆者接受了邀請。期待該試點計劃的數據可供未來提供參考信息。
此外，美國專利商標局通過更新指南（包括 2019 年修訂的專利適格指南(2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance)、2019 年 10 月專利適格指南更新和Berkheimer備忘錄），為專利審查過程賦予了急需的確定性，現已整合到手冊中專利審查程序 (MPEP)。我們目前的指南在專利審查程序手冊 2106中，其中解釋了專利審查員應如何評估專利適格。該指南有助於USPTO的 9,600 多名專利專業人員提供一致性的決策，並且還使專利適格被拒絕率從 2018 年的 25% 顯著下降到今天(2022)的 8%。
在發布 2019 年指南後，USPTO陸續發布了：
- 2020 年 10 月的報告“公眾對人工智能和智慧財產政策的看法”(Public Views on Artificial Intelligence and Intellectual Property Policy)，其中討論了來自不同利益相關者群體對影響人工智慧的各種問題的評論，包括專利適格性。
- 2020 年 4 月，發布了一份題為《Alice-affected technologies》的專利審查結果報告。該報告討論了美國專利商標局首席經濟學家辦公室的一項研究，該研究發現 2019 年對專利適格指南的修訂導致Alice的可能性降低了 25%- 受影響的技術因專利不合格議題而收到第一次審查意見書並被駁回。報告還發現，與上一年相比，相關技術的專利適格認定的不確定性，顯著下降了 44%。
儘管在根據第 101 條實現更一致的審查取得了進展，但仍有更多工作要做。因此，USPTO正在重新審視標的物的適格性指南。USPTO鼓勵公眾在 2022年9 月 15 日之前，將有關 MPEP 第 2106 節中規定的指南的任何想法或意見發送至101@uspto.gov。並將舉辦公聽會討論公眾建議及聽取利益相關者意見。
同時，USPTO將與來自歐洲、日本、韓國和中國進行多次討論和圓桌會議，以更深入地了解其他司法管轄區如何確定專利適格性議題。還有，與國會和美國司法部副檢察長辦公室合作，提供有關專利適格的技術援助和其他意見，目的是創造更多確定和可預測的權利，以促進創新。
結語
專利適格法（美國法典第 35 篇第 101 條規定；Section 101 under Title 35 of the US Code）一直是專利申請及訴訟爭論的焦點。然而，隨著時代技術演進，這些法令使申請人更難獲得人工智慧、量子技術、精準醫療、基因測序、軟體和其他相關專利，並使其他人更容易使這些類型的專利無效，更甚而影響到創新創業發展。正如Vidal 所說，在整個行業的利益相關者普遍認為專利適格性與專利法一樣——需要清晰、一致性及可預測地應用，才能吸引更多投資與創新者合作，進而創造更多的就業機會並解決世界問題。(1550字；圖1)
參考資料：
Providing clear guidance on patent subject matter eligibility. Director's Blog: the latest from USPTO leadership, 2022/7/25.
Following a series of Supreme Court decisions, new USPTO report on patent subject matter eligibility finds diversity of views regarding the current state of jurisprudence in the U.S.. USPTO, 2022/6/28.
參議院批准 Kathi Vidal 擔任美國專利商標局局長。科技產業室(iKnow)，2022/4/7。
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