NPE新營利模式：在PTAB利用第三方，支付酬謝在進行IPR多方複審程序中製造瑕疵 以助維持專利有效
科技產業資訊室 - Bourne 發表於 2022年5月4日
圖、NPE新營利模式：在PTAB利用第三方，支付酬謝在進行IPR多方複審程序中製造瑕疵 以助維持專利有效
一般利害關係人會向美國專利商標局PTAB委員會提起多方複審（Inter Parte Review, IPR），目標多是為了要撤銷具威脅性的目標專利的有效性，來免除自己或下游客戶產品的專利侵權風險。但在實務操作上，卻也出現請求人提起多方複審後，向被審查目標專利的所有權人提出要約以賺取酬謝的操作實務。例如於下列OpenSky案例中，請求人提議：若專利權人願意支付酬謝，則可配合在美國專利商標局多方複審程序中產生瑕疵，以協助維持專利有效。
OpenSky律師email揭露提議架構
本案針對VLSI Technology LLC所擁有的美國專利USP# 7523373，OpenSky Industries, LLC提起多方複審案IPR2022-00645，以尋求在美國專利商標局PTAB再次檢驗該'373專利的有效性。
針對OpenSky提起的加入動議，VLSI提交反對意見以反對該加入動議(VLSI's Opposition to OpenSky’s Motion for Joinder)，並檢附引證文件#2029 (Exhibit 2029) ；如圖一，該引證文件#2029包含OpenSky律師Chris Ivey發送給VLSI公司律師Nathan Lowenstein的電子郵件。
於該電子郵件中，OpenSky提出一項協議框架，分兩階段：
（1）若雙方達成協議，VLSI依約支付OpenSky酬謝，則OpenSky將停止支付顧問費給所委任的專家證人，使得專家證人不會出席參與多方複審的作證程序(deposition)。基於專家證人沒有出席作證接受對照律師的詰問，該專家證人書面證詞將有嚴重瑕疵。如此以OpenSky難以獲得有利訴訟結果為基礎，OpenSky 將與專利所有人共同提出駁回該多方複審動議(motion to dismiss)。
（2）可能的額外後謝付款：如果PTAB稍後同意第三方PQA加入作為IPR2022-00645多方複審，且因為OpenSky拒絕提供專家證人，導致PTAB最終作出維持 '373專利範圍有效時，此時VLSI可進行第二階段酬謝支付。
圖、OpenSky律師Ivey發送給VLSI公司律師Lowenstein電子郵件擷圖
近期，NPE又出現一種新營利模式，也就是在PTAB利用利害關係人也是第三方，在進行IPR多方複審程序中製造瑕疵，讓可能的前案證據未發揮應有的證據力，以協助專利權人的專利有效裁決。
由於，英特爾或PQA也是 '373 專利侵權風險的利害關係人(也是第三方)，而OpenSky在其他利害關係人不知情的情形下，企圖與VLSI秘密達成協議，提議由VLSI支付OpenSky酬謝，以換取OpenSky配合在美國專利商標局 PTAB的多方複審程序中製造瑕疵，讓可能的前案證據未發揮應有的證據力，以協助VLSI維持該’373專利有效。
將來，國內廠商若見到有第三方願意扮演領頭羊對有侵權風險專利提出多方複審時，可能要提防該第三人是否為類似OpenSky的佯攻角色，而事實上，撤銷專利並非其所追求的最大利益，反而是尋求以低訴訟成本來來向專利權人賺取酬謝支付，才是該第三方提出多方複審的動機。表面看來，看是一切合乎法律程序，實則已觸犯詐欺刑責及浪費法庭資源，甚至造成不公平競爭。(1125字)
參考資料：
OpenSky Attorney Emails Expose the Seedy Underbelly of PTAB Practice. IPWatchDog, 2022/3/4.
VLSI's Opposition to OpenSky's Motion for Joinder.
Exhibit 2029, 2022/2/23.
IPR2022-00645. Unified Patents, 上網日期:2022/5/4.
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