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惡意訴訟行為構成加重美國專利法285條合理律師費用:Lumen v. FindTheBest案

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科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮 發表於 2016年2月4日
美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)於2016年1月22日發佈Lumen View Technology LLC v. FindTheBest.com一案上訴合議庭判決,推翻一審紐約南區聯邦地方法院依據美國專利法285條判決被告合理律師費用轉移由原告負擔,且懲罰性加重前述費用之結果,並發回地院更審,以重新計算該合理律師費用。CAFC二審合議庭維持地院一審裁定該案情節符合專利法285條所述之例外案件(exceptional case),然認為地院在加重被告合理律師費為原先2倍之處置上缺乏正當理由。

圖一、惡意訴訟行為構成加重美國專利法285條合理律師費用
 

專利授權公司Lumen View Technology LLC(簡稱Lumen)指控消費者購物比價網站平台Findthebest.Com(簡稱Findthebest)侵害其美國第8,069,073號專利,該專利發明為一種促進雙邊及多邊決策之系統與方法(System and method for facilitating bilateral and multilateral decision-making),屬於一商業方法專利(CBM)。原告主張,FTB網路購物平台之AssistMe功能為消費者提供客製化購物建議,具促進決策功效而受前述系爭專利所涵蓋。一審地院同意被告FTB簡易判決聲請,認定原告系爭專利因涉及抽象概念而不具專利法101條適格性。
 
隨後,地院同意被告聲請裁定本案為專利法285條之例外案件,說明即使原告僅於發起訴訟以前略事調查(“the most basic pre-suit investigation”),亦足以發現系爭專利所主張功能與被告搜尋網站相關功能之顯著差異,亦即系爭AssistMe功能僅依據特定一方數據來提出建議,而非多方數據,甚至原告Lumen在其請求項解釋主張中,亦將其解釋為需要多方數據。是故,本次訴訟缺乏合理根據,同時原告之策略動機亦在向Findthebest勒索和解金。地院考慮多項實際因素,其中包含計算合理律師費用方法(lodestar Method,以過去類似案件之每小時合理計時律師費用,乘以本案實際所費時間)未能達到嚇阻透過訴訟威脅來掠奪他方行為之效果,故將前述計時費用乘以2倍。Lumen提出上訴。
 
CAFC合議庭維持地院就專利法285條例外案件認定之見解,然而就地院裁定加重合理律師費方面,說明儘管地院可參考Lodestar計算方法中未述及之其他因素,然僅能在未能就Findthebest律師團之實際表現提供適當報償下,方可酌情加重原先計算費用,而本案地院所出示理由,包括本案因訴訟時程獲得有效管理而時間縮減並使合理律師費用極低,以及嚇阻類似不當行為需要,皆與前述考量缺乏關聯性,是故地院在加重該費用決定上缺乏正當理由。

本案重點評析
CAFC於本案中說明,專利法285條合理律師費議題上,地院可酌情加重依照Lodestar方法所計算之合理律師費結果。然而,地院僅能在原先所計算律師費用未能適當報償勝訴方律師團表現下,方可加重前述費用,其餘不具關聯性之考量因素,皆非加重合理律師費之正當理由,例如,嚇阻不當訴訟行為之需要,儘管為地院是否同意轉移勝訴方律師費之一項考量要素,然並不適用於是否加重該項費用。(1110字;表1)
 
表一、專利訴訟案件基本資訊
訴訟名稱 Lumen View Technology LLC v. Findthebest.com, Inc.
提告日期 2015年1月15日(上訴日期)
終結日期 2016年1月22日
本案原告 Lumen View Technology LLC
本案被告 Findthebest.com, Inc.
訴訟案號 2015-1275、2015-1325(一審為1:13-cv-03599)
訴訟法院 美國聯邦巡迴上訴法院(一審為紐約南區聯邦地方法院)
系爭專利 US 8,069,073(涵蓋商業方法專利)
系爭產品 被告Findthebest所架設之購物比價網站
訴訟結果 一審:裁定原告系爭專利無效;本案為專利法285條之例外案件,轉移並加重被告合理律師費用為原先2倍,由原告負擔。
二審:維持一審認定本案為專利法285條之例外案件,然一審加重所轉移被告合理律師費用缺乏正當理由,並發回更審
Source:科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理,2016/1

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