美聯邦巡迴上訴法院確認權利懈怠原則可排除專利侵權法律救濟：SCA Hygiene Products案

美國聯邦巡迴上訴法院SCA Hygiene Products v. First Quality Baby Products et al.一案（2013-1564; 1:10-cv-00122）2015年9月18日聯席法庭判決結果[1]，確認權利懈怠原則（Laches）仍為專利侵權訴訟之一項有效抗辯，可排除專利侵權訴訟之原告專利權人獲得過去侵權賠償之法律救濟（legal remedy），同時，聯邦地方法院必須依據最高法院eBay Inc. v. MercExchange L.L.C.（547 U.S. 388, 2006）一案所建立之分析架構來衡量權利懈怠主張之基礎事實根據，以決定是否同意核發禁制令救濟。另一方面，權利懈怠主張於缺乏特殊情勢（extraordinary circumstances）之下，不得排除原告專利權人就系爭專利侵權情形來獲得持續性權利金。

圖一、權利懈怠原則與侵權賠償

所謂權利懈怠屬於衡平抗辯（equitable defense），係對原告當事人於發起專利侵權訴訟上存在不合理及顯失公平之拖延情形。然而，專利法286條（35 U.S.C. § 286）亦規定專利侵權賠償之有效時限，為原告提交訴狀日期算起之過去6年時間。對此，聯邦巡迴上訴法院於A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Construction Co.（960 F.2d 1020, Fed Cir. 1992）一案聯席判決內容曾說明，權利懈怠抗辯與專利法286條所規定之賠償時效限制並無相互衝突情形，同時，權利懈怠抗辯不得排除屬於訴訟期間之侵權損失賠償。

表一、SCA Hygiene Products v. First Quality Baby Products et al.一案時間表

本次訴訟當事人SCA Hygiene Products（以下簡稱SCA）與First Quality Baby Products（以下簡稱First Quality）兩家公司互為美國成人身體失禁產品市場之競爭對手。一審原告SCA於2003年10月首次就First所製造成人紙尿布產品涉嫌侵害其所持有 US6375646 號短褲性尿布專利（以下簡稱’646專利）一事致函該方，2003年11月，First Quality提出回覆並主張該專利無效，自此SCA即未再就’646專利侵權一事聯繫被告First Quality。2004年7月，SCA向美國專利商標局（USPTO）提出再審查申請。2007年3月，USPTO再審查結果確認’646專利之原先請求項以及新增請求項為具可專利性及有效。隨後，2010年8月，SCA向肯塔基州西區聯邦地方法院提告指控First Quality產品侵害其’646專利，該提告時間，距離其最後就涉嫌侵權事宜聯繫First Quality之時間已將近7年，期間，First Quality已就其成人紙尿布產品相關事業進行顯著投資。

一審中，First Quality提出原告因權利懈怠及衡平禁反言而不得對其行使’646專利權之簡易判決聲請，地院最終駁回被告禁反言但同意其權利懈怠主張，並據此做出終判[2]。SCA提出上訴。

SCA上訴期間，美國聯邦最高法院於Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer（134 S. Ct. 1962, 2014）一案判決結果，確認因美國著作權法507條(b)款規定（17 USC § 507(b)）禁止著作權人於獲得著作權日起3年屆滿之後發起侵害著作權訴訟，故權利懈怠抗辯於缺乏特殊情勢下，不得於前述3年期限內用於排除原告著作權人獲得侵權賠償。2014年9月17日，上訴法院合議庭判決確認並維持肯塔基州西區聯邦地院判決[3]，其中說明最高法院Petrella一案分析並未將權利懈怠抗辦自專利法範疇中排除，並引用Aukerman一案聯席判決之見解。隨後，上訴法院同意SCA聲請召開聯席法庭以重新審理本案。

聯席法庭於審理本案上，主要檢視兩項議題，包括（一）權利懈怠抗辯能否排除原告專利權人就被告過去侵權情形獲得法律救濟，以及；（二）權利懈怠抗辯能否排除原告專利權人就被告持續侵權情形獲得屬於衡平救濟（equitable remedy）之禁制令或持續性權利金（ongoing royalty）。聯席法庭最終認定，專利法286條並非一訴訟時效限制（statute of limitations），而為一侵權賠償時效限制（damage limitations），其與聯邦最高法院Petrella一案中的著作權法507條(b)款之情形不同。

聯席判決指陳，最高法院Petrella一案之主要爭議問題，為美國國會是否曾就侵權賠償時效作出明確規定，針對前述問題，上訴法庭參考專利法282條之立法歷程以及1952年美國專利法修法條文主要起草人P.J. Federico相關評論，並據此做出結論，認定美國國會已將權利懈怠抗辯成文法化，並納入專利法282條(b)款(1)項規定，故不適用聯邦最高法院Petrella一案中權利懈怠並非著作權訴訟一抗辯方法之分析見解，而專利法282條條文所述權利懈怠原則之適用範圍，亦涵蓋專利侵權或有效性訴訟範疇（“[n]oninfringement, absence of liability for infringement or unenforceability…shall be defenses in any action involving the validity or infringement of a patent.”）；聯席判決亦認為，美國專利法條文內容及其立法歷程中，並無任何禁止權利懈怠抗辯用於排除原告獲得法律救濟之規定或說明，鑒於國會未就前述議題做出明確指示或暗示，故應推定其仍保留普通法性質。聯席法庭並參酌1952年以前之權利懈怠抗辯相關判例，其中包括1924年第五巡迴上訴法院之Ford v. Huff（296 F. 652, 1924）一案判例來做出結論，認為所有巡迴上訴法院自1952年後至今皆持續允許被告當事人提出權利懈怠事由來主張排除原告獲得專利侵權賠償，故該抗辯可用於排除法律救濟。

最後，聯席法庭亦指出，SCA及支持其主張之法庭之友意見，皆未能舉出巡迴上訴法院曾經認定權利懈怠不適用於排除專利侵權訴訟法律救濟之任何先例。聯席法庭解釋，鑒於美國國會於著作權法第507條(b)款中明確規範了著作權時效性，最高法院Petrella一案分析涉及有關權力分立（separation of power）考慮，其中並無適用權利懈怠原則之空間，對此，最高法院於該案判決中即說明，權利懈怠原則之目的為填補法律缺陷（filling the gap），主要針對法律條文並未明確規範時效時之特殊情況，而非推翻法律（legislative overriding）。鑒於專利法286條就侵權賠償時效性之規定，與專利法282條(b)款(1)項就權利懈怠抗辯之規定兩者同時並存，權利懈怠原則在專利法中既已成文法化，故不屬於前述著作權法之情形，故在國會就該議題做出後續澄清之前，法院應尊重國會欲保留該抗辯可使用於專利侵權訴訟之用意。

針對權利懈怠抗辯是否可排除原告獲得禁制令及持續性權利金等針對既有及未來侵權情形之衡平救濟，聯席法庭則依據最高法院Petrella及eBay兩案之見解來檢視Aukerman一案聯席判決，並說明eBay一案所建立之分析架構，可自然（naturally）適用於權利懈怠原則，故聯邦地院應基於eBay分析架構來衡量被告權利懈怠主張之所有重要事實根據，以審酌決定是否核發禁制令。然而，針對持續性權利金之部份，聯席法庭則引述聯邦最高法院Menendez v. Holt（128 U.S. 525, 1888）一案見解，來澄清說明專利權人於行使其權利之懈怠情形，並不會致使其喪失獲得持續權利金之權利資格或致使前述資格受到消滅（”Delay in bringing suit there was, and such delay as to preclude recovery of damages for prior infringement; but there was neither conduct nor negligence which could be held to destroy the right to prevention of further injury…”），且當事人權利行使之懈怠情形，並不會產生類似衡平禁反言之誤導當事人及造成該方後續損失之結果，故兩者性質不同，於缺乏極特殊情勢下，權利懈怠並不若衡平禁反言將直接排除原告專利權人獲得持續性權利金。

聯席法庭中五位法官異議，儘管同意多數法官意見中權利懈怠抗辯可用於排除禁制令等衡平救濟之見解，然主張專利法282條(b)款(1)項之文字說明含糊，並未暗示權利懈怠抗辯可用於排除屬於專利法286條所規定6年時效期間侵權賠償之法律救濟，且質疑國會既已制訂專利法286條之6年侵權賠償時效限制，即代表其實際上並未意圖使權利懈怠抗辯成文法化，來再就侵權賠償時效做出規範。 本次聯席判決之重要意義，主要為權利懈怠原則主張，仍可用於保護公司企業免於專利流氓等所慣用之潛水艇式專利伏擊策略。然而，鑒於聯邦巡迴上訴法院就美國國會就美國專利法之立法歷程是否意在使權利懈怠原則成文法化之見解紛歧，本案未來仍可能為聯邦最高法院重新審理，以就專利法286條之侵權賠償時效性規定以及權利懈怠原則之區別進行釐清，亦或聯邦最高法院將確認並維持本案聯席判決，以待美國國會於未來透過立法就相關議題做出釐清。(2466字；表1)