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智慧型手機鍵盤專利訴訟 黑莓公司控告Typo侵權

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科技產業資訊室 - 蔡茜堉 發表於 2014年1月13日

曾以黑莓機在智慧型手機市場具領導地位的加拿大籍BlackBerry黑莓公司,在2014年1月3日向加州北區聯邦地方法院(California Northern District Court)控告Typo Products LLC(下稱Typo)侵權,認為Typo生產製造與銷售的Typo iPhone keyboard case構成35 U.S.C. §271的侵權行為,侵害黑莓的2項發明專利及1項設計專利,並有違反美國商標法15 U.S.C. §1117(a)、§1125(a)(c)和違反加州商業及專業法第17200條(California Business and Professions Code §17200)明定的不公平商業競爭(unfair business practice)等事實,爭點共有7項,詳見表1。截至本文撰寫日期,本案最新進度為排定2014年4月8日進行案件管理會議(case management conference)。

黑莓公司在1984年成立於加拿大滑鐵盧市,名為RIM(Research in Motion),所生產的黑莓機曾是美國政府對於安全通信的最佳選擇。黑莓於訴狀中陳述,該公司對於手機鍵盤的智慧財產權包含多項發明、設計專利及產品外觀(Trade Dress)。

被告Typo生產、製造與銷售的Typo iPhone keyboard case是iPhone 5/5s的藍芽鍵盤配件,藉由如同手機保護套的方式在機身下方提供全尺寸鍵盤,接上系爭產品後的iPhone外觀形似黑莓機Q10。系爭產品的優點在於輸入時不會產生虛擬鍵盤而減少螢幕可視面積,鍵盤本身也提供拼字修正功能。

黑莓公司於2008年發表黑莓機Bold 9000,具有拇指輸入最佳化鍵盤,且Bold 9000按鍵為弧型排列,前三排按鍵略呈方形、按鍵間無明顯空隙,第四排按鍵成矩形,且每一按鍵朝中心線的邊都呈曲線設計。接著於2013年,發表黑莓機Q10,延續使用Bold 9000的鍵盤設計,產品與系爭產品圖示請見圖一。

本案系爭專利為美國專利編號US 7,629,964、US 8,162,552、US D685,775,’964號專利名稱為「具有拇指輸入最佳化鍵盤之手持電子裝置 (Hand-held electronic device with a keyboard optimized for use with the thumbs)」,於2009年12月8日通過實體審查並公告;’552號專利名稱為「用於手持行動通訊裝置的傾斜型按鍵鍵盤(Ramped-key keyboard for a handheld mobile communication device)」,於2012年4月24日通過實體審查並公告;D’775號專利名稱為「手持電子裝置(Handheld electronic device)」,於2013年7月9日通過實體審查並公告,本設計專利主張權利範圍為鍵盤部分。

本案特別之處為主訴除了專利侵權外,同時依據美國商標法主張產品外觀侵權(Trade Dress Infringement)及產品外觀淡化(Trade Dress Dilution)。黑莓認為黑莓機的特殊鍵盤設計是消費者識別產品的重要特徵(BlackBerry Keyboard Trade Dress),並在訴狀中指出Typo的共同創辦人,同時也是《美國偶像》主持人、電視製片人Ryan Seacrest於2013年12月9日接受CNN訪問說系爭產品創意來自於黑莓機[註1],而系爭產品預計於2014年1月上市。

黑莓認為系爭產品的設計足以使公眾誤認黑莓授權Typo使用黑莓機鍵盤的設計或誤以為雙方有合作關係,淡化(dilute)黑莓機鍵盤重要特徵的獨特性與價值,因此黑莓於訴狀中請求法院依據15 U.S.C. §1117(a)、§1125(a)認定有產品外觀侵權、依據15 U.S.C. §1117(a)、§1125(c)認定產品外觀淡化之事實,同時也指陳因違反15 U.S.C. §1125(a)(c)而構成違反加州商業及專業法第17200條的惡意行為。

產品外觀(Trade Dress)或稱為商業包裝是美國商標法之特殊保護標的,可以包括商品外包裝、尺寸、顏色、氣味、聲音等對產品之整體印象與外貌,黑莓在訴狀中指出Bold 9000, Tour, Style, Torch, Bold Touch和Q10等型號的黑莓機鍵盤重要特徵(BlackBerry Keyboard Trade Dress)具有第二層意義(secondary meaning)且不具功能性(functionality)。所謂第二層意義是原本不具顯著性(distinctive)的標章、口號或文宣,因長時間使用而建立與商品或服務的聯想。

黑莓請求法院判決Typo為其專利侵權行為支付判決前與判決後利息,依據35 U.S.C. §285支付訴訟費用,以及15 U.S.C. §1117計算Typo的所得利益並請求3倍損害賠償;同時要求35 U.S.C. §289設計專利特別損賠規定(additional remedy for infringement of design patent),請求侵權者的所得利益(profit)的某個比例為被侵權者的所失利益(Lost Profit)。

本案與2012年判賠10.5億美金的蘋果控告三星一案有相似之處[註2],原告同樣提出發明專利、設計專利、產品外觀等智財權主張,對於技術本位但想加強設計與情境感受的廠商來說,可資證明是產品設計是值得投資與增加保護的研發方向。(1296字;表3)

表一、爭點整理

序號 類型 原告主張之法規 權利主張
1 專利侵權 35 U.S.C. §271 US 7,629,964
2 專利侵權 35 U.S.C. §271 US 8,162,552
3 專利侵權 35 U.S.C. §271 US D685,775
4 產品外觀侵權 15 U.S.C. §1117(a)、§1125(a) Bold 9000, Tour, Style, Torch, Bold Touch, and Q10
5 產品外觀淡化 15 U.S.C. §1117(a)、§1125(c) BlackBerry Keyboard Trade Dress
6 不公平商業競爭 California Business and Professions Code §17200 違反15 U.S.C. §1125(a)(c)構成惡意行為
7 不當得利 依據前述法規 銷售系爭產品行為

Source: 科技政策研究與資訊中心 — 科技產業資訊室整理,2014/01
圖一、黑莓機Bold 9000、Q10與系爭產品(來源:各公司網站)

黑莓機Bold 9000 黑莓機Q10
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系爭產品 Typo iPhone keyboard case
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表二、系爭專利

Hand-held electronic device with a keyboard optimized for use with the thumbs
公告號 US 7,629,964
公告類型 B2
申請號 US 11/740,801
公告日 2009年12月8日
申請日 2007年4月26日
優先權日 1998年6月26日
其他專利號 US6278442, US6452588, US6611254, US6611255, US6867763, US6873317, US7227536, US8416195, US20010038382, US20020158847, US20030095107, US20030206156, US20070242047, US20100073300, US20130201110,
發明人 Jason T Griffin, John A Holmes, MihalLazaridis, Herb A Little, Harry R Major
原專利權人 Research In Motion Limited

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Ramped-key keyboard for a handheld mobile communication device
公告號 US 8,162,552
公告類型 B2
申請號 US 11/861,118
公告日 2012年4月24日
申請日 2007年9月25日
優先權日 2006年9月25日
其他專利號 CA2603762A1, CN201348962Y, CN201392758Y, EP1903422A1, EP2067154A1, EP2067154A4, EP2067155A1, EP2067155A4, EP2067156A1, EP2067156A4, US8449208, US20080074392, US20080074393, US20080074394, US20080074395, US20080224899, US20120190409, US20130230345, WO2008037053A1, WO2008037054A1, WO2008037055A1,
發明人 Roman P. Rak, Jason T. Griffin, Norman M. Ladouceur
原專利權人 Research In Motion Limited

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Handheld electronic device
公告號 US D685,775
公告類型 S
申請號 US 29/432,975
公告日 2013年7月9日
申請日 2012年9月24日
優先權日 2012年5月29日
其他專利號 USD684552, USD684555, USD691578, USD691982
發明人 Joseph Michael Hofer, Todd Andrew Wood, Di Tao, Roman Rak, Anders Fahrendorff, Cortez Corley, IngveHolmung, Alison Phillips,
原專利權人 Research In Motion Limited

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Source: 科技政策研究與資訊中心 — 科技產業資訊室整理,2014/01

表三、專利訴訟案件基本資料:BlackBerry Limited v. Typo Products LLC

訴訟名稱 BlackBerry Limited v. Typo Products LLC
提告日期 2014年1月3日
原告 BlackBerry Limited
被告 Typo Products LLC
案號 3:2014cv00023
訴訟法院 California Northern District Court
系爭專利 US 7,629,964、US 8,162,552、US D685,775
系爭產品 Typo iPhone keyboard case
訴狀下載 download.gif

Source: 科技政策研究與資訊中心 — 科技產業資訊室整理,2014/01

註1:Ryan Seacrest wants to pimp your iPhone, http://edition.cnn.com/2013/12/06/tech/mobile/ryan-seacrest-iphone-startup/
註2:Aaron,”Apple vs. Samsung賠償金計算大解碼”,2012年8月30日,Read.aspx?PostID=7364

訴訟大事紀

2014

04-07黑莓鍵盤勝訴取得初步禁售令

原告: BlackBerry

加拿大黑莓公司(BlackBerry)控告Typo Products LLC仿冒黑莓手機鍵盤官司勝訴,取得初步禁售令。Typo Products LLC為iPhone 5/5S型手機所生產的附加鍵盤,將被迫停產。

2014年3月28日美國法官William Orrick作出裁定,Typo Products LLC生產的iPhone手機附加鍵盤與黑莓手機鍵盤極為類似,有侵犯黑莓的一項設計專利(D685,775)及一項發明專利(7,629,964)之嫌疑,同意黑莓公司取得初步禁售令,禁止Typo生產的iPhone手機附加鍵盤停止銷售。

Typo Products LLC生產的手機附屬鍵盤每個99美元,適用於iPhone 5/5S型手機。

Typo開發的iPhone外接鍵盤是由著名電視主持人Ryan Seacrest旗下公司Typo所開發的。

本案起始於2014年1月黑莓公司對Typo提起訴訟,黑莓公司認為Typo的iPhone外接鍵盤侵犯了自己的鍵盤專利,但Typo隨後表示黑莓的訴訟缺乏實質性的依據。

黑莓公司主張黑莓手機的實際鍵盤一直是該公司最具特色功能產品之一,也是許多黑莓的忠實用戶所認同,實際鍵盤是他們選用黑莓的主要原因之一。

據以往審判案例,在美國法院要取得初步禁售令(Preliminary Injunction)是不容易的,尤其以設計專利做為仿冒的理論而取得禁令,更是極少見。法官認為本案與Apple v. Samsung Electronics案件很大不同,在於Apple提出許多功能及被控產品,所以必須建立“因果關係(causal nexus )”,而相反之下,本案黑莓公司清楚且充分證明Typo主要產品也就是鍵盤是主要侵權部分。因此,沒有必要建立“因果關係(causal nexus )”來證明因侵權造成市場傷害。還有,公平(equities)和公眾利益(public interest)之下,法官同意批准初步禁令。

至於,兩造擔保金(bond)部分預計7天後提出,再由法院裁決。

黑莓手機的實際鍵盤
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Typo開發的iPhone外接鍵盤
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download.gif檔案下載:BlackBerry Limited v. Typo (Preliminary Injunction,2014/3/28)



 
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