圖一、違反契約義務而提起第三人之訴 法院同意Apple與華碩分割成獨立訴訟
本文章兩件訴訟案，非關專利侵權訴訟而是違反契約義務而引起。下游客戶經常成為被告，甚至已取得上游供應商專利不侵權保證協議(Indemnity Agreement)之情況下也無法避免。倘若，任一方未善盡前述契約義務，可依據美國專利法第285條(35 U.S.C.§ 285)應支付客戶所花費的律師費用及法院裁定應支付的所有費用。下游客戶也可以採取自救途徑，就是提起「第三人之訴」 (third-party complaint) 及取得法院同意分割成獨立訴訟案來進行。依據美國聯邦民事訴訟程序規則（Federal Rules of Civil Procedure）第14條(FED. R. CIV. P. 14)規定，一民事訴訟案中的被告，可以以「第三人原告」(third-party plaintiff)之身分，以就其被訴事實全部或一方負有責任之非該訴訟案當事人做為「第三人被告」(third-party defendant)，提起「第三人之訴」 (third-party complaint)。
2009年10月9日，營業總部設在美國德州具有營運乙太網路技術(Ethernet technology)相關專利組合的專利授權公司U.S. Ethernet Innovations, LLC (下稱USEI，其相關資訊請參見本網站報導〈網路傳輸印表機專利訴訟，U.S. Ethernet Innovations控告夏普專利侵權〉)，向美國德州東區聯邦地院提起專利侵權告訴，以我國廠商宏碁(Acer, Inc.)與華碩(ASUSTeK Computer Inc.)、日商Fujitsu Ltd.、Sony Corporation與Toshiba Corporation、美國公司Apple, Inc.(下稱Apple)、Dell Inc.與Hewlett Packard Co.等為共同被告，控告各家廠商所生產販售的筆記型電腦、主機板等產品，侵害USEI所擁有之4項與資料傳輸技術有關的專利權利(U.S. Ethernet Innovations, LLC v. Acer, Inc. et al，案號為6:09-cv-00448)。該案在2010年8月被裁定移送至加州北區聯邦地院來進行審理(案號為3:10-cv-03724-CW)。
在前述USEI所提起之專利侵權告訴中，被告Apple與華碩均提起了第三人之訴。
Apple在2013年4月19日，以Oracle America, Inc.(下稱Oracle)為第三人被告提起第三人之訴，請求法院判定Oracle負有保護Apple免於被USEI控告專利侵權並因此蒙受損失之義務，並判定Oracle違反其相關契約義務，依據美國專利法第285條(35 U.S.C.§ 285)應支付Apple所花費的律師費用，以及核發命令要求Oracle在USEI勝訴時、支付Apple在該案訴訟中被裁定應支付的所有費用。
Apple在其訴狀中主張，USEI聲明Apple被控侵權產品侵害系爭專利權利之技術基礎，是Sun Microsystems Inc.(下稱Sun)所提供給Apple的乙太網路控制器技術(Sun GEM Ethernet Controller Family)，而Apple與Sun在1998年5月20日所簽訂的技術授權協議中載明，Sun負有保證Apple不會因為使用Sun所提供技術而被控侵權、並排除Apple因之蒙受損失的責任。Apple指出，在2010年1月27日，Sun被Oracle所併購，而據信Oracle因此概括承受Sun所有的權利義務；在Apple通知Oracle有關USEI所提專利侵權訴訟而未獲得任何回應的情況下，Apple便以Oracle做為第三人被告提起第三人之訴。
2013年1月17日華碩也以第三人原告對我國IC設計廠商矽統科技(Silicon Integrated Systems Corp.，下稱SiS)為第三人被告提起第三人之訴，其請求內容與前述Apple所提第三人之訴大同小異。
華碩在訴狀中主張，USEI指出被整合在華碩被控侵權產品內的SiS產品、其所提供的技術功能就系爭專利構成侵權，而在華碩與SiS所簽訂的專利不侵權保證協議(Indemnity Agreement)中，SiS負有契約上的義務要保證華碩使用SiS產品不會被控侵權並因而蒙受損失，但在華碩與USEI的專利侵權訴訟中SiS並未善盡前述契約義務。
前述兩起第三人之訴，在2013年12月19日被裁定從USEI所提專利侵權訴訟案中分割出來，而各自成為獨立訴訟案件來進行審理。
USEI主張被侵權之4項專利原始權利人均為3Com Corporation (2010年4月被Hewlett Packard Co.所併購)，內容如下：
美國專利編號US 5,299,313，名稱為「具主機獨立緩衝管理的網路界面(Network interface with host independent buffer management)」，於1994年3月29日核發；
美國專利編號US 5,307,459，名稱為「具備主機指示最佳化功能之網路配接器(Network adapter with host indication optimization)」，於1994年4月26日核發；
美國專利編號US 5,434,872，名稱為「資料傳輸自動啟始的裝置(Apparatus for automatic initiation of data transmission)」，於1995年7月18日核發；
美國專利編號US 5,732,094，名稱為「資料傳輸自動啟始的方法(Method for automatic initiation of data transmission)」，於1998年3月24日核發。(1219字；表1)
表一、專利訴訟案件基本資料：Apple與華碩提起第三人之訴並獲分割成獨立訴訟
| 訴訟名稱 |
Apple Inc v. Oracle America, Inc. |
ASUSTeK Computer Inc. et al v. Silicon Integrated Systems Corp (Taiwan) |
| 提告日期 |
2013年12月19日 |
2013年12月19日 |
| 原告 |
Apple Inc |
ASUSTeK Computer Inc.ASUS Computer International |
| 被告 |
Oracle America, Inc. |
Silicon Integrated Systems Corp (Taiwan) |
| 案號 |
4:13-cv-05883-CW |
4:13-cv-05882-CW |
| 訴訟法院 |
District Court for the Northern District of California |
District Court for the Northern District of California |
| 系爭專利 |
US 5,299,313 US 5,307,459
US 5,434,872US 5,732,094 |
US 5,299,313 US 5,307,459
US 5,434,872US 5,732,094 |
| 備註 |
延伸至U.S. Ethernet Innovations, LLC v. Acer, Inc. et al訴訟案 |
U.S. Ethernet Innovations, LLC v. Acer, Inc. et al訴訟案 |
| 訴狀下載 |
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Source: 科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2013/12