美國CAFC就AI可否為專利發明人之爭議譜下終曲樂章

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科技產業資訊室 - 陳家駿發表於 2022年8月8日

圖、美國CAFC就AI可否為專利發明人之爭議譜下終曲樂章

AI可以當專利的發明人嗎？相信很多人對這一議題都不陌生！前二天美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)，終於針對三年來全球遍地開花般的此一爭點，做出形同「最後一哩」的判決。

話說具傳道士般精神的Stephen Thaler研發團隊，深信AI具有發明的能力，讓演算法由AI自己創造出兩個「發明」後取名為DABUS，為AI請纓到各國申請專利，甚至於申請文件上直接挑明，發明人是DABUS而非人類，迄今歐盟、美國、英國、澳洲、南非和我國等專利局皆已表態。

歐洲專利局於2019年11月認定DABUS非人類發明人駁回申請，上訴後2021年底上訴委員會亦駁回其訴願；而英國智慧財產局2019年12月也以相同理由駁回，上訴後遭英國高等法院判維持智財局見解，再上訴後英國上訴法院仍予以駁回，英國與歐盟皆認為AI非自然人不得作為發明人，發明人、權利人僅能歸予人類。

但南非與澳洲是比較特殊的例子。以上DABUS專利申請雖到處碰壁，南非的專利局於2021年7月卻授予發明專利，因南非專利核准並非採實質審查，而只是形式審查而已（類似新型專利），因此只要文件正確專利局幾乎照單全收。該專利局未因Thaler明示發明人非人類就逕予駁掉，故結果上看似已接受AI為發明人，惟嗣後是否有人對其提出主體不符之舉發，尚待觀察。

澳洲專利局裁定，因DABUS不符合應提供發明人實際姓名規定，申請先遭核駁，但就在南非專利局核准後二天，澳洲法院也做出歷史性判決：發明人可以是非人類，2021年聯邦法院卻推翻專利局見解，讓Thaler在澳洲首次逆轉，認為專利法中沒有發明人必須是自然人之要求，法院認為雖只有自然人或法人才能成為專利權人，但無從推論出發明人必須是自然人。可惜曇花一現，上訴後澳洲聯邦法院於2022年4月又推翻原判決，回到與英國歐盟主流見解，判定只有自然人才能成為實際發明人，AI則否。

以上爭議，在歐盟、英國、澳洲、和我國[1]相繼塵埃落定之際，最後出台的是全球專利霸主美國的聯邦巡迴上訴法院(CAFC)，本文即針對其如何就AI之發明人爭訟，譜下最後之終曲樂章。

本案事實概略

Thaler於2019年7月向美國專利商標局(USPTO)提交兩項專利申請，稱為「統一感知自主引導裝置」(DABUS: Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Science)，Thaler將其描述為：原始碼或編程和軟體程式的集合。其美國申請號16/524,350（教導「神經火焰」Neural Flame）和16/524,532（教導「分形容器」Fractal Container），並將DABUS列為兩項申請的唯一發明人。Thaler認為，他自己並未就此發明的構思有所貢獻，而都是DABUS的自主發明，而任何發明所屬技術領域中具有通常知識者(PHOSITA: Person having ordinary skill in the art)，都可採用DABUS的輸出，將申請中的想法付諸實踐。

與一般人用發明人的姓名不同，Thaler在申請中刻意寫為該發明是由AI非人類產生，為了滿足35 U.S.C. § 115要求發明人在申請專利時應提交宣誓或聲明，Thaler乃代表DABUS提出「發明人(inventorship)聲明」，解釋DABUS是一種特殊類型的連結主義的人工智能AI(connectionist AI)，稱為「創造力機器」(Creativity Machine)，然後Thaler再提文件聲稱DABUS已將發明人所有的權利轉讓給他。

USPTO審閱後認為申請缺乏有效之發明人，因文件不完備向Thaler發出提交非臨時申請遺漏通知，要求Thaler補正有效的發明人。Thaler則請求根據其發明人聲明撤銷該通知，但遭致拒絕，理由是「機器不符合發明人資格」，USPTO於2020年4月以AI非自然人不得成為發明人駁回Thaler的申請。Thaler隨後依行政程序法(Administrative Procedure Act)，就USPTO最終決定提起司法審查，上訴後維吉尼亞東區地院同意PTO的意見，專利法將發明人定義為僅限於自然人，亦於2021年9月駁回，理由重申專利法之「發明人」必須是「個人」，且法規中「個人」的簡單含義就是自然人，故核准USPTO所提之簡易判決動議(motion for summary judgment)[2]，駁回Thaler請求，Thaler於是再向CAFC提出上訴。

美國CAFC之判決

針對是否可將AI軟體系統列為專利申請的發明人，CAFC認為欲解決此問題，不需去探究AI發明性質等形上學的問題，反而應考量相關法規中之定義適用來判決。CAFC Stark法官最後於2022年8月5日做出結論，專利法要求「發明人」是自然人，因此維持原判決，以下茲介紹CAFC重要論點。

美國AIA發明法案規定之文本解釋原則

CAFC認為本案唯一的問題是，AI軟體系統是否可成為專利法下的發明人，而欲解決法律解釋的爭議時，依最高法院BedRoc Ltd. v. United States, 541 U.S. 176, 183 (2004)，應從法定文本(statutory text)著手，如文本明確即可依其解釋結案。而CAFC認定本案並無含糊之處：因專利法明確規定要求發明人必須是自然人之「個人」。而美國自2011年通過AIA發明法案(Leahy-Smith America Invents Act)以來，專利法已將「發明人」定義為「發明或發現發明標的之個人或聯合發明的所有個人」；該法案也將「聯合發明人(joint inventor)」和「共同發明人(coinventor)」定義為「發明或發現共同發明標的之任何個人」(35 U.S.C. U.S.C. § 100(f) & (g))，在描述發明人申請專利時陳述時，該法案始終將發明人和共同發明人稱為「個人」。

專利法名詞之恰當解釋

縱使美國專利法未定義「個人」，然而，正如最高法院於Mohamad v. Palestinian Auth., 566 U.S. 449, 454 (2012)案中所解釋的，當用作名詞時，individual通常意味著一個人，這與一般日常用語中如何使用這個詞是一致的，像人們說「去商店」、「離開房間」和「開車」，都明確是指自然人；另2022年版之牛津字典也證實這個詞的普遍理解。而且美國「詞典法」(Dictionary Act, 1 U.S.C. § 1)也規定「人(person)和「任何人」(whoever)一詞的立法用途廣泛包括「公司、協會、公司、合夥、社團和合股公司以及個人」，這表明除非另有說明，否則國會將「個人」理解為自然人。

因此依最高法院裁定，在法規中使用「個人」一詞時指的是人類，除非國會「有某種跡象表明」打算進行不同的解讀。惟專利法中沒有任何內容表明，國會打算偏離設定默認值之含義(default meaning)。相反的，專利法的其他部分皆支持該法中的「個人」是指人類的結論。例如，專利法使用人稱代詞 -- 「他/她自己」(himself & herself)來指涉「個人」(individual)，卻不使用非人的「自身」(itself)，如國會有意讓非人類做發明人當非如此立法。再者，專利法還要求發明人提交宣誓或聲明，即要求發明人表明「自己是申請案中請求保護發明的原始發明人或原始聯合發明人」）。

Thaler援引專利法第101和271條之抗辯

Thaler援引專利法中的幾項法條，以支持其「發明人」應廣泛包括AI軟體的立場，但都未能說服CAFC。Thaler指出第101條和271條中都使用“whoever”，第101條規定「任何人(whoever)發明或發現任何新穎有用的程序、機器…..都可能獲得專利」，而第271條在闡明構成侵權時，也反複使用「任何人」(whoever)來包括公司和其他非自然人之實體，可是CAFC認為該非人類可能侵犯專利這點，並不能就推論出：非人類也可能是專利的發明人。面對系爭問題，應回到專利法對「發明人」的定義，使用「個人」一詞，而不使用「任何人」。

CAFC先前已作過之案例

CAFC認定「發明人」必須是自然人的觀點，其實與其之前曾做過先例立場一致，像是Univ. of Utah v. Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften E.V., 734 F.3d 1315, 1323(Fed. Cir. 2013)案，CAFC即認為發明人必須是自然人，而不能是公司或主權國家(sovereigns)；另依Beech Aircraft Corp. v. EDO Corp., 990 F.2d 1237, 1248(Fed. Cir. 1993)案，也提及只有自然人可以成為發明人。雖然這些個案係在處理不同的問題，但得出的結論都是，公司和主權不能成為發明人，該兩個案例證實在專利法中，「發明人」的一般含義僅限於自然人。

Thaler援引發明製造方式之抗辯

Thaler另主張AI應具有發明人資格，否則可專利性(patentability)將取決於「發明的製造方式」(the manner in which the invention was made)，這將違反35 U.S.C. § 103，但CAFC認為專利法第103條[3]規定與發明人無關。相反的，在相關部分其認為，像即使發明是在「常規測試」(“routine” testing)或實驗中發現的，其仍有可能是非顯而易見。參Honeywell Int’l Inc. v. Mexichem Amanco Holding S.A. de C.V., 865 F.3d 1348, 1356(Fed. Cir. 2017)；Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 15 (1966)。該法條規定係與發明如何製作有關，並不特別針對誰可能是發明人而做規範。再者，Thaler緣引最高法院Yates v. United States, 574 U.S. 528, 537 (2015)案，強調「發明人」一詞的解釋，必須注意「使用該詞語前後文及整個法規更廣泛之背景」，但CAFC認為其正在承擔這項任務。基於上述理由，專利法在整體考量時得以確認「發明人」必須是自然人。

Thaler抗辯AI做專利發明人可鼓勵創新

Thaler辯稱，讓AI當發明人應可鼓勵創新和公開揭露，但CAFC認為Thaler此論點僅是推測性的，而在專利法中缺乏依據，因為擺在CAFC面前的法條文本是明確的，CAFC引用最高法院最新的Sw. Airlines Co. v. Saxon, 142 S. Ct. 1783, 1792-93(2022)案例，「不能援引模糊之法律目的，來凌駕國會已選擇的措辭之上」。更何況，CAFC此處並非在處理：面臨人類在AI輔助下所做的發明，是否有資格獲得專利保護的問題。

Thaler憲法規避準則之抗辯

最後，Thaler援引「憲法規避準則」(canon of constitutional avoidance)，他辯稱允許AI為發明者，將可支持專利之憲法宗旨 --「促進科學和有用技術的進步」（美國憲法U.S. Const. Art. I, § 8, cl. 8）。因此爭執如不承認AI是發明人，會破壞此種進步，從而解釋法條時應避免潛在之憲法問題；但CAFC認為這不正確，因憲法係授予國會立法權，而國會也已選擇透過專利法來行使其權力，CAFC援引二個案例來說明，憲法規避理論不能適用，其一於Warger v. Shauers, 574 U.S. 40, 50 (2014)案中，所謂憲法規避準則在沒有歧義的情況下不能適用；其二於Veterans4You LLC v. United States, 985 F.3d 850, 860-61(Fed. Cir. 2021)案，則釋明當關於法規之合憲性存在嚴重問題時，該項規避準則才可能有所幫助，惟本案皆無此情形，因此Thaler不能爭辯將發明權限制在自然人身上會構成違憲。

Thaler的下一步

其實，Thaler並不是只單單想要讓AI當發明人而已，下一步其應是想要讓AI往得成為專利權人的方向邁進！但不意出師未捷，但估計他不會就鎩羽而歸，應還想要最後一搏上訴到最高法院，但不過看來機會不大！因為，美國最高法院對眾多將CAFC判決上訴之案件，常不會受理准予聽審，而通常是只挑選具有全國性的意義或重大法律爭議案件（具作成判例價值者）才會核准(grant certiorari)，估計Thaler再上訴將有相當難度。

小結否定AI為發明人後訴訟上可能面臨之挑戰

於否定AI得為發明人後，可確定的是，即使請求項完全由AI完成，發明人仍應載為自然人，然而人類提供演算法與數據集之安排、配置和訓練、權重與參數之調校和執行，不表示發明最後構思出來的「具體技術內涵」，真的是由人類所寫出來。目前整個專利完全由非人類之AI完成，如DABUS情況仍屬少數，大部分應是透過AI產生的數據，由工程師轉換成專利內容，實際上係經AI協助與人類共同發明(joint inventors)，但法律上AI當然也不得為共同發明人。

這個議題於專利訴訟時尤其重要，因美國有發現事實之證據開示程序(discovery procedure)，包括文件提供(production of documents)與證人詢問採證程序(deposition)等，理論上被告得要求原告提交背後之演算法，包括設定的參數及所有輸入訓練集的一切資料並進行詰問（實務上要求將原始碼提出的很多），如嗣後果因此發現係「AI影武者」所為，則侵權之被告得否以其非人類寫出，作為專利內容記載不實之抗辯，使其在法律上無法執行（unenforceable，實務上假如依證據開示發現有二個發明人，但專利申請上只填寫一人，但此僅對被告之抗辯而非否定整個專利的效力）。

因此，將來一旦這個潘朵拉的盒子打開，可能是訴訟上必須面臨之挑戰。看起來，針對AI不得做為專利發明人之外，上述各法院於判決中都僅消極地予以否認，而未能進一步地積極宣示，在這種情況下演算法工程師或操盤人員都應是適格之實際發明人。但或許，不久後另將有後續發展。(4598字；圖1)

作者資訊：
陳家駿台灣資訊智慧財產權協會理事長

參考資料：
Thaler v. Vidal, 2021-2347, 2022 WL 3130863 (Fed. Cir. Aug. 5, 2022)
Patent agencies challenged to accept AI inventor. Financial Times，2019/8/1
Scientists Are Trying to List AI as the Inventor on a New Patent. Futurism，2019/8/2
EPO refuses DABUS patent applications designating a machine inventor. EPO，2019/12/20
EPO and UKIPO Refuse AI-Invented Patent Applications. IPWatchdog，2020/1/7
UK Judge Upholds Refusal of DABUS Patents. IPWatchdog，2020/9/24
The latest news on the DABUS patent case. IP STARS，2022/8/5
Artificial intelligence can now be recognised as an inventor after historic Australian court decision. ABC.net，2021/8/1
DABUS Scores Again with Win on AI Inventorship Question in Australia Court. IPWatchdog，2021/8/2
DABUS Gets Its First Patent in South Africa under Formalities Examination. IPWatchdog，2021/7/29
DABUS: South Africa issues first-ever patent with AI inventor. Managing IP，2021/7/29

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[1] Thaler於2019年11月曾以「吸引增強注意力的裝置和方法」，向我國智慧財產局申請發明專利。嗣因文件不完備，經智慧局函請補正以「自然人為發明人」申請，惟因未依限補正，智慧局依專利法第17條第1項為本案不受理之處分。Thaler不服提起訴願，經濟部於2020年12月駁回訴願，嗣再提起行政訴訟，於2021年8月智慧財產及商業法院以110年度行專訴字第3號判決駁回Thaler之訴，法院判決理由為發明人應為自然人。

[2] 亦稱即席判決，指當事人基於一項強有力之主張或抗辯，關於該案重要事實(material facts of the case)已夠清楚，且沒有其他重要事實存有爭議時，無需在程序上再作決定或辯論，當事人在法律上(as matter of law)即可申請此動議，讓法官快速判其勝訴。

[3] 專利應具備創造性或非顯而易見性(non-obviousness)，歐盟稱進步性(inventive step)，請求之發明於專利申請有效日前，需與既有習知技術間存有差異，而其對PHOSITA而言，該差異必須明顯，否則將被認為在專利申請時易於被認知或改變，該發明即因顯而易見而不應核准。

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