微軟與鴻海達成和解，即決判決揭露更多Android專利授權合約細節

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科技產業資訊室 (iKnow) - Bruce 發表於 2020年9月21日

圖、微軟與鴻海達成和解，即決判決揭露更多Android專利授權合約細節

關於微軟與鴻海之間專利授權合約糾紛，已達成和解。如本網站先前報導：微軟與鴻海對簿公堂，揭露專利授權合約細節，微軟與鴻海雙方對2013年簽署的Android和Chrome OS裝置設備相關授權合約的理解不同，因此在權利義務執行上存在重大歧見；進而導致微軟提起相關訴訟，指控鴻海違反專利授權協議。

該案承審法官是北加州聯邦地院的第一位亞裔/韓裔法官柯露西（Lucy Koh），她於8月25日做出即決判決（Summary Judgement），此即決判決部分不利於鴻海，可能因此促使雙方稍後於8月31日達成和解。本文旨在報導此即決判決所揭露三個爭點的重大事實與法官判決理由。

1. 關於Android專利授權合約是否要求鴻海向微軟報告和支付專利權利金，重大事實不存在真正爭點（There Is No Genuine Issue Of Material Fact Regarding Whether The PLA Required Hon Hai To Report And Pay Royalties to Microsoft）

鴻海論點（1）：“因為Android專利授權合約並不要求鴻海公司需要為每件產品購買專利授權，而是給予鴻海公司選擇權，鴻海能選擇以雙方議定的權利金費率為部分涵蓋產品購買專利授權，故法官應拒絕微軟提出的即決判決的動議”（the PLA gives Hon Hai the option to purchase a license for a Covered Product at agreed-upon royalty rates but does not require Hon Hai to purchase a license for each and every product.）。鴻海主張：Android專利授權合約的條文提供鴻海為涵蓋產品購買專利授權的選擇權，但若鴻海選擇不購買專利授權時，那麼鴻海就可能面臨潛在的專利侵權訴訟；亦即，鴻海主張：Android專利授權合約不要求鴻海公司必需為每件涵蓋產品支付任何專利權利金。

柯法官認為：鴻海忽視了Android專利授權合約的其他條款，因此鴻海上述論點不成立。例如：Android專利授權合約條款 §4.2.2（a）約定，在每個專利授權期間內，“如授權合約附件A所列權利金報告表格，鴻海應向微軟提交... 完整、準確的專利權利金報告”（Hon Hai shall submit to Microsoft . . . a completed and accurate royalty report in the form attached as Exhibit A.）。專利權利金報告必需包括在授權期間內售出的所有 "應申報產品" ，所謂 "應申報產品" 包含 "應申報的豁免未取得授權產品單位和涵蓋產品”（Reported Products “means Reportable Unlicensed Units and Covered Products.”）。涵蓋產品“指智能手機，連網電視和通用產品包括Android / Chrome平台的消費類設備。鴻海根據當期所銷售的總單位數（包括涵蓋產品）計算出當期應支付的專利權利金金額。授權合約條款 §4.2.2（a）亦明確要求在鴻海提交 “完整的和準確的專利權利金報告後 … 鴻海應向微軟支付該金額的專利權利金” 。換句話說，扣除符合嚴格定義豁免無需支付權利金的產品外，Android專利授權合約要求鴻海要為其所銷售的Android / Chrome平台產品，向微軟支付專利權利金；因此鴻海所謂Android專利授權合約賦予鴻海是否支付專利權利金選擇權利的論點毫無根據。

鴻海論點（2）：“根據Android專利授權合約，鴻海是否需要為每個涵蓋產品購買專利授權，至少應由陪審團確定簽約雙方的意圖"，鴻海並依據證人Justin Huang於2020年7月7日的簽署聲明作為外部證據，顯示出合約模糊處隱含鴻海可以選擇是否要為涵蓋產品支付權利金。

柯法官認為：根據加州法律，"只要合約字義可被確定並合法，則合約必須被解釋為在訂立合同時就可以實現的雙方共同意圖"，合約解釋是由合約文字證明的客觀意圖，而不是一方當事人的主觀意圖，加州法院一貫認為 “當事方未公開的意圖或理解與合約解釋無關"，相關的是雙方的外在表現或意思表示（Evidence of the undisclosed subjective intent of the parties is irrelevant to determining the meaning of contractual language. Rather, it is the outward manifestation or expression of assent that is controlling）。

柯法官認為：外部證據支持微軟的立場，亦即扣除符合嚴格定義豁免條款的產品外，依據Android專利授權合約，鴻海需要為其所銷售的Android / Chrome平台產品，向微軟支付專利權利金。如雙方構通協商過程歷史所顯示：
（1）2014年9月24日，微軟助理法務長向鴻海律師事務所發送電子郵件，指出 ”鴻海目前已經違反規定的權利金報告和支付義務。
（2）2014年11月11日，微軟助理法務長再次發送電子郵件，稱 “依據Android專利授權合約，鴻海現在已經逾期未支付微軟相關專利權利金超過六個月…微軟的耐心和應對彈性已消磨殆盡，且鴻海必須於2014年12月1日前支付發票上所欠的所有專利權利金"。
（3）2017年3月31日，微軟要求對鴻海在2013年，2014年，2015年，2016年和2017年上半年的銷售記錄進行實地稽核。鴻海當時並不反對微軟選擇德勤會計師事務所（Deloitte＆Touche）作為外部的獨立稽核單位，鴻海並與德勤會計師事務所就該項稽核活動預先簽署了保密協議。
（4）2017年10月16日，德勤會計師事務所要求鴻海提供稽核相關的資訊，但鴻海最終拒絕向德勤提供稽核相關資訊。
（5）2018年3月21日，微軟向鴻海發送爭議升級通知，並要求鴻海與外部獨立稽核單位合作。但是於爭議升級協商期限2018年4月20日屆滿前，雙方並未能解決爭議。

綜上所述，柯法官認為上述雙方應對過程歷史的外部證據，強烈支持微軟對Android專利授權合約的解釋。

相對於微軟所主張的上述外部證據，鴻海主要是依賴鴻海證人Justin Huang的聲明：“（他）對Android專利授權合約的理解是：微軟同意僅針對鴻海為其支付設備費（Device Fee）的那些產品提供專利授權。" 柯法官認為：黃個人該聲明僅公開了黃個人的主觀理解，不足以證明Android專利授權合約可合理地傾向鴻海的解釋。於本案中，黃的聲明是在雙方簽署Android專利授權合約後，鴻海方面對合約文字的解釋和理解的證據，並沒有證據顯示鴻海曾經傳達了符合上述黃聲明的意圖表示給微軟，因此黃的聲明沒有獲得作為分析合約真義的相關證據的資格。

2. 縱使考慮OIN專利授權合約，鴻海違反Android專利授權合約的重大事實不存在真正爭點（There Is No Genuine Issue of Material Fact that Hon Hai Breached the PLA With Respect to OIN Licensees）

鴻海論點（3）：Android專利授權合約4.7.1款約定：“對於已經取得微軟完整專利授權的的特定涵蓋產品，鴻海沒有義務根據本協議向微軟重複支付專利權利金”，且因為微軟稍後向鴻海的子公司授予OIN專利授權；因此重大事實存在一個爭點，即針對鴻海透過OIN專利授權出售的產品，鴻海是否需要支付專利權利金。亦即，鴻海主張因為其子公司FIH和Execustar稍後被微軟授予OIN專利授權，因此鴻海無需為那些透過FIH和Execustar出售的涵蓋產品再次支付專利權利金。

柯法官基於兩個原因，拒絕上述鴻海論點：

（i）微軟的OIN授權合約的5.3款明確規範OIN授權對先前其他已經簽署專利授權合約的影響：“本（OIN）合約不會影響您或您的關聯公司與任何第三方之間的其他專利授權合約中的任何約定權利義務。”。如前所述，Android專利授權合約要求鴻海就出售的產品向微軟支付專利權利金，而OIN授權合約按照其自身條款明文表示不會影響或改變此一要求。

（ii）鴻海也承認：鴻海不符合可據以要求豁免支付專利權利金的 ”Android專利授權合約4.7.1款所約定的技術要求”。該4.7.1款要求：若要依據　“指定單位”（即受其他單獨Android專利授權合約涵蓋的裝置單位）來要求免除支付權利金義務，則鴻海必需滿足許多不可省略的技術要求。相關技術要求包含：鴻海必需於專利權利金報告中將 "指定單位” 歸屬分配給 “指定實體”。所謂 “指定實體”，指的是已經與微軟簽署相關專利授權合約，且列在Android專利授權合約附件C中的品牌廠商。

於本案中，（a）鴻海沒有提供任何證據來證明其滿足上述合約規範的 “指定單位” 技術要求。（b）鴻海主張於此訴訟開示程序（discovery procedure）中，鴻海提供給微軟相關 ”指定單位” 與 “指定實體” 資訊，據此主張鴻海於訴訟開示程序中提供資訊的相關作為，是否已經實質執行合約相關義務，如此是需要陪審團決定的事實爭點，無法透過即決判決決定。但柯法官不同意（b）論點，並依據（a）事實判決應同意微軟要求的即決判決。

3. 縱使考慮銷售給中國消費者產品（“豁免CO單位”），鴻海違反Android專利授權合約的重大事實不存在真正爭點（There Is No Genuine Issue Of Material Fact That Hon Hai Breached The PLA With Respect To Products Destined For Consumers In China（“Exempt CO Units”））

鴻海論點（4）：“Android專利授權合約允許免除銷售給中國消費者產品的專利權利金”。

但柯法官認為：Android專利授權合約明確定義欲滿足 “豁免CO單位” 的相關技術要求。具體而言，要滿足下列條件才能獲得 “豁免CO單位” 資格：智能手機，通用消費產品或連網電視必需（i）內建Android / Chrome平台，（ii）是中國大陸客戶預定的產品，（iii）由鴻海或其子公司出售給大陸實體，該大陸實體必需以書面形式向鴻海表示：此類智能手機，通用消費產品或連網電視稍後將轉售給中國大陸的終端客戶，並由中國大陸終端客戶開啟使用該設備，並且（iv）該設備不是鴻海旗下品牌產品。尤其依照 “CO單位產品＂定義（iii）項，鴻海必需從其客戶那裡獲得特定的書面陳述，才能滿足 ”CO單位” 豁免資格。

於本案中，（a）鴻海承認從未自大陸客戶處獲得過“任何明確的書面陳述”。（b）鴻海企圖主張於訴訟階段開示程序（discovery procedure）中，鴻海提供給微軟相關資訊，據此主張開示程序中相關作為是否已經實質執行合約相關義務，如此是需要陪審團決定的事實爭點，無法透過即決判決決定。但柯法官不同意（b）論點，並依據（a）事實判決應同意微軟要求的即決判決。

結論

（1）基於上述事實與法理分析，此訴訟尚未進行到陪審團階段，柯法官就做出不利鴻海的即決判決，判定鴻海違反與微軟簽署的Android專利授權合約。

（2）微軟鴻海雙方雖然已經就此訴訟案違約部分達成和解，但法院訴訟程序仍持續進行中，尚待處理微軟先前提出 #184號動議，主張鴻海多次違反法院開示程序命令，未能及時提供相關產品銷售文件和資訊，要求鴻海支付微軟因此多支出的律師費。

表、微軟與鴻海雙方專利授權合約糾紛

（3）民事訴訟的開示程序雖然源自英國訴訟體系，但引進到美國訴訟體系中，涵蓋範圍要件卻又變得更為廣泛寬鬆，許多公司內部沾得上邊的相關文件資訊，都可能必需繳交呈報給對照律師。台灣廠商若不配合美國訴訟遊戲規則充分提供文件資訊，可能會衍生出額外的開示程序爭議，造成額外的訴訟成本。(5000字；圖1)

檔案下載：
[pdf] MICROSOFT’S MOTION FOR FURTHER SANCTIONS AGAINST HON HAI. 2020/3/13.
[pdf] SUMMARY JUDGMENT: ORDER GRANTING IN PART AND DENYING IN PART MICROSOFT’S MOTION FOR SUMMARY JUDGMENT AND DENYING HON HAI’S MOTION FOR PARTIAL SUMMARY JUDGMENT. 2020/8/25.

參考資料：
[參考1] Microsoft Scores Partial Win In Hon Hai IP Royalties Spat, Law360, 2020 Aug. 25。
[參考2] Hon Hai rapped for “repeated defiance” in royalty dispute with Microsoft, Iam, 2020 Aug. 31。

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