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廉價的先前技術檢索,對提升專利品質有幫助嗎?

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科技產業資訊室 - Thor 發表於 2019年9月9日

圖、廉價的先前技術檢索,對提升專利品質有幫助嗎?

隨著台商智慧財產權意識的大幅提高,台商目前大多會要求研發人員積極地提出發明構想;甚至明文訂定 ”專利申請案件數” 為研發人員年度KPI績效考核標準,每年要提出至少預定件數的專利申請案,否則該年度績效就無法滿分。因此,雖然中華民國專利申請案數量成長有限,但實際上,台商公司內部所收到的發明構想提案卻是年年成長;只是礙於經費考量,台商嚴格篩選,或決定略過不提出中華民國專利申請,只提出其他國家的專利申請。
 
然而,台商公司內專利幕僚人力難以持續成長,在面臨發明構想高度成長的狀況下部分公司不論發明構想評等高低,第二階段全面採取(b)方案:"事務所完成草稿後,即直接提出TW專利申請,公司內部專利幕僚不再審稿,等單一事務所承辦TW專利申請案累積到預定數量Z時,公司內部專利幕僚依據「撰稿查核表」,自當期已經提出申請的Z件TW專利申請案抽查 Z’ 件專利申請案,據以評定該事務所當期申請案品質。可參考本網站先前報導 公司內幕僚以查核表形式控管事務所專利申請案,攸關專利品質及價值 其中所述(b)方案
 
為了要更進一步地減輕公司內專利幕僚篩選評等大量構想案的負荷,筆者耳聞部分台商甚至把審查評等發明構想品質的先前技術檢索工作,以廉價 (約NT$3000) 或甚至無償的方式,要求外部專利事務所提供先前技術檢索和可專利性評估報告。例如可能以 "若公司稍後決定該構想案要提出專利申請,將委託先前提供免費先前技術檢索事務所辦理" 話術,暗示若願意提供廉價或免費檢索服務,後期可能帶給事務所更大利益,藉以說服事務所前期願意配合來從事賠本生意。
 
合理先前技術檢索成本
 
依筆者所知,委託日本事務所,針對一個專利進行先前技術檢索的服務費範圍:事務所會事先提供目標F-term分類號,預估瀏覽該F-term分類號的專利件數,然後進行報價,所需檢索最低約日幣45萬(約13萬台幣),電機通訊案最低約日幣100萬(約29萬台幣)
 
相較之下,如此以廉價或無償方式要求事務所進行先前技術檢索和可專利性評估報告,則事務所所可能投入進行先前技術檢索的時間人力一定相當有限,其檢索報告完整性和可靠度,實在有待商榷。
 
先前技術檢索結果是否有利害衝突
 
另一方面,原諒筆者以小人之心度君子之腹,筆者好奇部分事務所是否會因為考量到若先前技術檢索報告結論是負面評等時,會影響該構想案後續是否能順利成案提出專利申請;因此對於這種廉價或免費先前技術檢索都傾向預設以 "目前查無接近前案,建議可提出專利申請" 作為結論 ?
  1. 若事務所的先前技術檢索結論是:"已有接近前案,可專利性低",導致台商最後決定該構想案不提出專利申請,則事務所僅能獲得數千元檢索服務費,或甚至完全沒有收入。  
  2. 相反地,若事務所以 "目前查無接近前案,建議可提出專利申請" 作為結論,則後續有機會可收取專利說明書轉寫,提出申請,核駁答辯和核准領證等諸多服務費;如此對事務所而言,其收益遠高於 (1) 結論。
結論
 
一般而言,台商公司內部專利幕僚人力存在不足現象。對公司研發創新技術最熟悉的專利幕僚,基本上就是公司內專利幕僚,在人力不足的狀況下,除非公司有長期合作專屬的外部事務所工程師,處理過大量相同類型申請案,才勉強能和公司內專利幕僚有接近的熟悉度。
 
據說大陸高科技廠商委託辦理一件中文專利申請案服務費(半導體元件空間結構關係,不涉及電路通訊或資訊工程),目前約是人民幣 6000 元起跳;筆者擔心台商若持續(1)對內凍結緊縮公司內處理專利申請案的幕僚人力,不斷精簡公司內專利申請案品管活動;(2)對外持續要求事務所提供廉價前案檢索和專利說明書撰寫服務;如此種種極度樽節成本的專利實務規劃,終究會嚴重影響台商專利申請品質。(1450字;圖1)
 

 
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