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公司內幕僚以查核表形式控管事務所專利申請案,攸關專利品質及價值

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科技產業資訊室 - Thor 發表於 2019年6月5日

圖、公司內幕僚以查核表形式控管事務所專利申請案,攸關專利品質及價值

公司高層可能認為專利申請案品質應由事務所負起全責
 
一般台商公司內部僅配置不到3人的專利幕僚,人力和能力上多不足以承辦全公司研發產出的各國專利申請案,故相關專利申請案必然需要委託外部專利事務所承辦;之後在由公司內部專利幕僚和發明人共同審查事務所撰寫草稿,確認說明書草稿技術描述正確無誤,且專利範圍能有效保護發明核心後,才會指示事務所依據確認後草稿提出相關專利申請。

然而,可能有些台商公司高層可能認為公司內部少量專利幕僚應該專注優先處理 - 專利爭議、授權談判、專利訴訟、前瞻技術專利佈局… 等較高附加價值業務內容。尤其公司既然已經花錢委託事務所承辦專利申請案,則專利申請案品質應由事務所負起全責。若還要花費公司內部專利幕僚時間來審查事務所申請案草稿,控管申請案品質,則對公司而言附加價值極低,是一種重複支出的雞肋行為,因此在專利部門績效考核上,專利申請相關績效可能給予極低的占比。

以「撰稿查核表」控管事務所專利申請案品

為了減少公司內部專利幕僚處理申請案的時間,部分公司目前採取以「撰稿查核表」方式控管事務所專利申請案品質,其相關作業重點為:

第一階段:
在委託發案給事務所撰稿前,就先列出清單,載明所有公司要求的說明書撰稿重點,要求事務所確實注意;

第二階段可有兩種選擇:

(a) 事務所完成草稿,公司內部專利幕僚依據「撰稿查核表」審查草稿,評定分數且修改說明書後始提出TW專利申請,各申請案相關評分作為事務所評鑑參考,或是
 
(b) 事務所完成草稿後,即直接提出TW專利申請,公司內部專利幕僚不再審稿,等單一事務所承辦TW專利申請案累積到預定數量Z時,公司內部專利幕僚依據「撰稿查核表」,自當期已經提出申請的Z件TW專利申請案抽查 Z’ 件專利申請案,據以評定當期申請案品質為:
(1)符合標準,適合指示事務所可進行下一階段外國對應專利申請案,或
(2)發現過多瑕疵,擴大當期抽檢數量,要求事務所需無償先進行必要的補救動作 (主動修正/國內優先權子案…),並暫時擱置對應外國專利申請案。

 
「撰稿查核表」範例
 
筆者僅以 Landis on Mechanics of Patent Claim Drafting 書中所列若干常見專利範圍撰寫重點,試擬出下列「撰稿查核表」, 讀者可參考增刪其中項目。
 
瑕疵代碼 瑕疵描述
1 欠缺前置基礎, 專利範圍元件名稱筆誤/重複
2 事務所說明書草稿最大專利範圍涵蓋到已告知事務所的相關前案.
3 引述元件 X 出現在專利範圍中, 但專利範圍卻未描述元件 X 和其他元件的空間連結/交互作用關係, 致使元件 X 成為不明確的堆疊物 aggregation.
4 非實體結構 X (如: 穿孔 hole, 開槽 slot) 首次出現在專利範圍中係採用正面引述. 應改寫成較佳寫法: 某實體結構Y具有having該非實體結構X.
5 發明本質兼具有裝置 apparatus, 方法 method, 物質組成 composite of matter 等不同類別專利保護標的, 專利範圍類別有遺漏.
6 賦予實施例相同結構多個不同元件名稱, 專利範圍引用多個不同元件名稱, 導致專利範圍不正確地重複引用 double inclusion 相同結構.
7 附屬項專利範圍元件只是添加 "前案已有的技術內容", 可專利性 patentable weight 低 - 當所依附專利範圍被核駁時, 評估審查委員無需額外檢索即可直接核駁附屬項專利範圍.
8 單一附屬項專利範圍添加過多新穎特徵 - 評估原本諸多新穎特徵可分列於不同附屬項中, 卻集中寫入單一附屬項.
9 必要元件係以推論引用 inferential claiming 方式首次寫入專利範圍中 - *必要元件首次出現在專利範圍處是某段子句推論引用的受詞, 導致不明確風險.  應改寫成較佳寫法: 必要元件首次出現在專利範圍處必需是該段子句主詞. 
10 不會同時銷售的被作用物/工件 workpiece 或外部環境元件 environmental element 寫入專利範圍且被解讀為必要元件 - *不必要元件首次出現在專利範圍處是某個子句的主詞, 如此被解讀為必要元件之一而限縮專利範圍.   應改寫成較佳寫法: 不必要元件需寫在專利範圍前言處 preamble 或某段子句推論引用的受詞. 
11 軟體/通訊專利: 新穎技術內容分別在近端裝置 (Ex.: 手機行動台) 和遠端裝置 (Ex.:基地台)中執行 : 專利範圍標的可變化為: 完整系統, 近端裝置, 遠端裝置, 電腦可讀取媒體 Beauregard claim 等不同保護標的, 專利範圍法定類別有遺漏.
12 專利範圍只涵蓋 "完整組合 combination", 但遺漏 "次組合 sub-combination" 專利保護標的, 導致獨立項專利範圍的所有必要元件, 將來可能由不同廠商分別銷售, 只能主張間接侵害. *發明特徵同時存在於無線鍵盤、無線滑鼠或無線接收器上,但專利範圍只有無線鍵盤滑鼠組, 但遺漏標的是 "單獨無線鍵盤、無線滑鼠或無線接收器" 的專利範圍.
13 發明構想書揭露內容未完整呈現於專利說明書中,專利說明書遺漏未揭露部分重要發明技術內容;或說明書有揭露,但欠缺對應專利範圍保護

若台商第一案是直接提出美國專利申請案,專利範圍是英文版本,則網路上有若干現成軟體工具,可協助審查挖掘出較基本的專利範圍瑕疵,例如 ClaimMaster https://www.patentclaimmaster.com/


「撰稿查核表」審查專利範圍範例

下列以二十多年前,公告號286849中華民國專利 “掃描器之進給裝置” 專利範圍作為修改範例來加以說明。若公司內部專利幕僚以上述「撰稿查核表」審查 ‘849專利範圍,可直接在認定專利範圍有誤處註記瑕疵代碼後,回傳給事務所訂正,以節省審查/修改專利說明書時間。

1. 一種掃描器之進給裝置,其係與一掃描器配合使用, 俾餵給該掃描器一物件; 該裝置包括:
一殼體,用於與該掃描器設置一起;
一驅動元件,俾餵給該文件予該掃描器;以及
一調整元件,設於該殼體內,俾依該物件之厚度調整一通道高度*1,藉該通道*1,該物件可穿過該掃描器而被掃描;
一浮動箱,設於該殼體內,其內包括該驅動元件。
2. 如申請專利範圍第1項所述之掃描器之進給裝置,其中該驅動元件餵給該文件係藉摩擦力而為之*7
3. 如申請專利範圍第1項所述之掃描器之進給裝置,該通道係位於該餵給裝置*1。…
10. 如申請專利範圍第1項所述之掃描器之進給裝置,該調整元件係一彈簧*7。…
12. 如申請專利範圍第1項所述之掃描器之進給裝置,該殼體包括一上殼體及一下殼體*3*7。…
15. 如申請專利範圍第1項所述之掃描器之進給裝置,其餵給物件係一紙質文件*7
 

結語

筆者認為:(1)若欠缺和公司長期固定合作的事務所撰稿工程師,事務所撰稿工程師對公司發明技術的熟稔度遠低於公司內部專利幕僚時,或 (2)若事務所撰稿服務費是偏低定額,而非按照小時計算撰稿服務費,事務所撰稿工程師有時間壓力,無法不厭其煩再三完善改稿時,則公司內部專利幕僚花費相當時間,積極介入審稿,對提升公司專利申請案品質,擴大專利範圍,絕對是助益良多。

然在台商公司樽節公司內部專利幕僚人力,或賦予專利幕僚其他更優先專利任務時,上述 “三個臭皮匠勝過諸葛亮,勤能補拙,精雕細琢” 審稿政策,就似乎變成是不切實際的理想。公司內部專利幕僚如何能在有限人力下,仍能有效控管事務所專利說明書撰稿品質,甚至和發明人三方面充分溝通撰寫出有效且較廣泛專利範圍,就需要更費心規劃了。(2511字;圖1)


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