在IPR程序得否審查專利權人提出的替代請求項的第101條專利要件？
科技產業資訊室 (iKnow) - 鄭中人 發表於 2019年5月31日
圖、在IPR程序得否審查專利權人提出的替代請求項的第101條專利要件？
一、前言
眾所周知，美國發明法案American Invention Act (AIA)，於2012年9月16日生效，引進Inter Parties Review (IPR)，取代之前的Inter parties reexamination，挑戰者依現有專利文獻或書面刊物證明系爭請求項合理可能不具第102條或第103條規定之法定要件，即可向PTAB (the Patent Trial and Appeal Board)提出，不服PTAB之處分者得在CAFC提出上訴。
程序中如專利權人聲請以其他請求項取代被爭執的請求項，此時對該替代請求項，IPR申請人得否挑戰其不符第102或103條以外的專利要件？本案IPR申請人對專利權人聲請以其他請求項時，主張替代請求項不符第101條即專利之標的。
二、本案事實
本案由Amazon.com公司、Amazon Digital Services公司、Amazon Fulfillment Services公司、Hulu公司以及Netflix公司(即申請人)提出IPR程序，挑戰Unilocluxembourg S.A.(即專利權人)的第8,566,960 B2專利不具備第102條或第103條之法定要件。
專利權人提出答辯並申請附條件修正：「如第1、22及25項請求項被認定不具專利性時，以第26、27及第28項請求項替代」；申請人提出回應，主張其非專利之標的，不符合專利法第101條規定。PTAB駁拒專利權人的主張及理由，認定申請人所提供之壓倒性證據已證明第26、27、28項請求項不是第101條的法定專利標的。
三、本案爭議
本案是關於多方複審Inter Parties Review (IPR)程序中，專利權人如提出條件的修改請求項時，IPR申請人或Patent Trial and Appeal Board (PTAB)審查委員能否對專利權人提出的替代請求項，審查是否符合第101條或第112條規定的專利要件。專利權人引用Secure乙案主張只能審查第102或第103條規定的要件；而申請人則從AIA法條的用詞以及相關判決，認為替代請求項與專利請求項是不同的二件事，當然能審查替代請求項的各種專利要件，並不限於第102條及第103條之規定。
三、雙方之主張
專利權人對PTBA的處分不服應修正的舉證責任，應由主張處分必須修改的一方負擔規則不服，主張聯邦巡迴上訴法院CAFC已推翻審了舉證責任由專利權利的審查委員會實務，且CAFC放棄審查修案請求項的第101條要件。反之，申請人等引用AIA法條的用詞以及相關判決，認為替代請求項與專利請求項是不同的二件事，當然能審查替代請求項的各種專利要件。法院除舉不同判決說明不採之理由外，更引法條條文說明。
CAFC認為，依專利權人的理論僅考慮第101 條只是專利權人必須證明修正請求項的專利要件的一部分責任而已。法院除去該舉證責任只是推翻Ariosa Diagnostic要求修正申請案必須處理第101條的專利要件的判決。但在Auqa Products乙案清楚表明專利權人申請修改時，雖不承擔可專利性議題的說服責任，但並未否決「替代請求項」是否符合第101條規定之分析。要求專利權人應負擔證明替代請求項符合第101條的可專利性，卻未因此而認定第311(b)條已排除依其他規定(如第101條)，考慮替代請求項的專利可能性。
觀之第311(b)條規定，限制申請人只能依不符合第102條、第103條而主張撤銷既存的請求項；並不限制主張替代請求項無專利可能性的法定原因。對應第311(b)條賦予專利權人修改的權利，第316(d)條卻未限制替代請求項有無第102條及第103條以外的專利要件（如第101或第112條的要件。專利請求項與修改請求項之間的差異（this distinction between claims of a patent and amended claims is），更進一步反映在條文上。例如：第318(a)-(b)條明白表示修正請求項是建議的請求項直到審查長的最終書面處分才加上。尤其第318(a)關於申請人挑戰的任何專利請求項以及依第316(d增添的請求項的專利要件的最終書面處分必須簽核（issue）第318(b)規定委員會應核發並公告撤銷後被判定無專利性的任何專利請求項，以及確認被認定有專利性的專利請求項，解釋核發證明確認請求項的專利可能性，並納入專利後，任何新的或修正的請求項即被認定有專利性。
PTAB認為修改的請求，是進入IPR(程序)，並非使修改的請求項進入系爭專利。一旦進入IPR程序，被修改的請求項必須和被替代的原請求項一同審查及評論。Aqua乙案之見解並無不同，該案認為擬加入專利的替代請求項，不是該專利的請求項，而且申請人所挑戰的請求項，和專利權人欲提出的替代請求項是不同的。更進一步認定，國會係有意的在多處的AIA法條內區分被挑戰以及被修正的請求項。
另本案專利權人僅以Secure乙案主張替代請求項只能審查第102條及第103條。
PTAB則認為，依CAFC在Secure乙案之解釋，該案有其特殊性。Covered Business Method (CBM)計畫是為了清理1990至2000期間核發的商業方法專利，是以該計畫所處理的專利限於這8年內的商業方法專利，而非適用於所有專利。再者，在AIA法案，立法者特別限縮IPR程序的條件，被控侵權者只有一年的時間可以提IPR，且限於以第102條及第103條來挑戰專利要件，是以，排除其他法定原因，例如第101條或第112條。
尚且，在Secure乙案，只限於在審查商業方法專利時，考慮專利的合法性，且針對系爭已經核准的專利請求項。該案關於IPR的陳述，應被包含在關於核准專利請求項的法條背景，以說明解釋為何門檻的合法性要件不能被簡化成技術發明測試；反之，不能將這些陳述解讀成定義IPR的範圍係包含替代請求項，替代請求項並非經核准的請求項。
專利權人以Western乙案主張申請修改不必討論第101條之可專利要件，且PTAB不允許審查第101條之內容。
PTAB就上述主張反駁專利權人，其未引用Western案認定修正應符合第101條的專利合法要件，反而，第101條之規定得適用於修正程序，Western案反而強化Aqua案的認定，可以用第101條之要件挑戰替代的請求項
五、結論
本案PTAB採納申請人的看法，拒絕專利權人之主張。本案之法則，在IPR程序，申請人及PTAB可以依第102條及第103條以外的理由，挑戰專利權人修正申請的替代請求項；而PATB可以依第101條及第112條審查替代請求項的專利合法要件。
另筆者特別說明本案判決之推理（reasoning）除用判決外，更採用相關條文的演譯來支持其判決。(2174字；圖1)
參考資料：
Amazon.com v. Uniloc Luxembourg - IPR2017-00948
PTAB決定書：https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Amazon.com%20v.%20Uniloc%20Luxembourg%2C%20IPR2017-00948%20%28Paper%2034%29.pdf
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