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除了核駁答辯,專利申請案還需要關注哪些?

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科技產業資訊室 - Thor 發表於 2018年9月11日

圖 除了核駁答辯,專利申請案還需要關注哪些?

台商公司愈發重視智慧財產權,公司內部均會設置專利獎勵措施,來積極鼓勵員工創新提出發明構想.因此稍有規模的台商公司,往往會同時進行數十件甚至上百件的專利申請案,來迅速擴充公司專利組合的強度。
 
因此公司若能在專利申請階段中,給予更多的關注,採取下列措施,可以過濾掉那些不太可能具有潛在價值的發明,專注於提升那些未來可能具有較高授權潛力和利益回收的申請案,便能在公司內有限的時間和金錢資源,做出更有效的運用及分配。
 
從商業價值標準,進行定期檢視專利申請案潛在價值
 
如本網站前期文章 “如何增加專利申請案的商業價值?” 所述,一般公司內專利幕僚評估專利申請案潛在價值的不同面相建議指標包含:(1) 可專利性評估,將發明構想與前案比較;(2) 侵權可偵測性或舉證難易度;和 (3) 迴避困難度或商業價值評估.
 
其中指標 (3) "商業價值" 在專利申請過程中可能會有較顯著變化,故應定期重新檢視專利申請案的 "商業價值" 來重新評定潛在價值。因此,建議公司內專利幕僚可參考專業市場資訊,來評估 "市場是否可能採用進行中專利申請案所揭露的創新內容".例如:可參考市場趨勢的專業分析,評估預測未來市場是否有採用專利申請案技術的證據跡象;或諮詢相關技術領域專家,檢視剛進入市場的新產品是否可能使用相關專利申請案揭露內容。
 
如果市場產品已經使用到進行中專利申請案所揭露的創新內容,那就是較高潛在價值的有力證據;如此預告一旦該專利申請案核准,該核准專利將具有相當商業價值。
 
此外,公司也可把 “市場產品” 範疇優先限縮到特定幾家目標公司或競爭同業的相關產品,設定優先順序,定期購買幾家目標公司的產品進行侵權分析,收集侵權證據;如此一旦申請案核准成為專利時,這些剛核准專利即可加入相關專利爭議談判。
 
挖掘申請案揭露但未保護到的創新教示,提出分割案或上位化擴大保護範圍
 
法律上要求每項專利申請案應該都是保護單一個發明創新,以維持專利分類體系完整,和專利審查規費的合理性;但專利申請實務上,往往可能在同一個專利申請案中同時包含了複數個發明創新 (例如:解決相同技術課題,不同技術手段實施例A/B/C;成品和製造該成品的相關製程;製程和實施該製程的相關設備機台;完整系統和部分零組件combination v sub-combination… )。
 
在公司剛提出專利申請案時,或許:
(1) 公司預設的專利範圍保護重點是主要發明A,但公司稍後發現在同一個專利申請案中,還教導揭露了其他高價值的相關發明B,但目前審查中專利範圍並沒有給予妥善的保護;
(2) 公司預設的專利範圍保護局限於各個獨立的實施例A/B/C,但公司稍後發現實施例A/B/C可以用一個上位概念加以包裹描述,如此以上位概念擴大專利範圍,更廣泛地保護發明創新的核心教示。
 
如果確定上述 (1) (2) 情形發生時,則申請人可以調整專利範圍,例如:
(i) 母案依據現有發明A的專利範圍繼續進行審查,提出分割案來保護該額外相關發明B,或
(ii) 在收到專利局審查意見前,主動修改以全新專利範圍取代原本審查中專利範圍,亦即推遲或放棄原本保護發明A的專利範圍。
 
另外,以US專利申請程序而言,例如:
i) 當US專利申請案收到核准通知後的3個月內,公司可檢視在同一個專利申請案中,是否還揭露了其他高潛在價值的發明;公司進而可評估是否要在繳交領證費前提出延續案來加以保護。
ii) 當US專利核准發證日起算1.5年時,公司可再次比對核准專利的專利範圍與市場產品,檢視是否有市場產品運用了該專利揭露的教導內容,但卻技巧地迴避現有核准專利範圍,公司此時可評估是否要在US專利核准發證日起算滿2年前,提出re-issue來擴大專利範圍來涵蓋那些市場產品 (MPEP 1412.03 Broadening Reissue Claims)。
 
針對目標公司產品調整申請案專利範圍撰寫重點
 
“目標公司” 一般指的是市場上銷售競爭產品的競爭廠商,或是NPE計畫進行專利追索的對象;亦即就是您要 “時時防備進行訴訟防禦”,或者 "準備要對侵權產品提起訴訟” 的對象。
 
為了強化談判和訴訟籌碼,除了檢視您目前所持有的核准專利範圍外,另外也要分析公司所擁有進行中的專利申請案,評估哪些申請案有可能會被 “目標公司” 產品所使用到,聚焦關注這些申請案的申請品質與速度,將可以加強公司的訴訟會談判地位。
 
相關具體作為,建議:
(1) 調整申請案審查中專利範圍來更加吻合 “目標公司” 產品結構,讓你能更輕易清楚地展示已經收集到的 “目標公司” 產品是如何構成專利侵權。
(2) 針對高潛在價值的專利申請案,在最早母案優先權日後的數年內持續提起延續案,更準確地瞄準 “目標公司” 剛進入市場的新產品,精確地調整專利範圍。
 
毅然放棄有疑慮的專利申請案
 
公司內專利部門當然希望提出的專利申請案專利範圍愈廣泛愈好。但建議應考慮以下問題,適時地加以放棄申請案;避免公司花費太多時間,精力和金錢投資過多可能低報酬率的專利申請案:  
  1. 市場技術正朝著不同方向發展,且使用到目前審查中專利範圍機率低。
  2. 公司產品可能要退出相關市場。
  3. 鑑於最近的專利局核駁內容,評估要取得有價值專利範圍變得相當困難。
  4. 公司最近新發現的前案技術,影響專利穩定性/有效性。
對於第 (4) 所列疑慮,部分台商可能不願就此輕易主動放棄任何專利申請案,認為只要專利審查委員還沒檢索到相關前案,縱使公司內部已經收集到接近前案資訊,還是會忽視該前案,持續嘗試說服審查委員取得範圍較廣的核准專利,以作為將來談判訴訟籌碼。至於專利稍後是否會在舉發,無效請求或IPR程序中被撤銷,將會延後到爭議階段再來評估處理.
 
若專利申請案欠缺定期檢視關注,等於專利工作僅完成一半
 
定期對公司進行中的諸多專利申請案進行體檢和專利範圍調整,去蕪存菁.可以確保公司最終獲准的專利具有較高的商業價值潛力;通過創建累積一系列有價值的個別專利,可以更有效率地提高公司專利選粹的整體價值和實力。
 
若專利申請案一旦提出後,公司內專利幕僚就只有在收到專利局核駁時,才會再度關注專利申請案評估如何進行答辯;但平常不會對申請案進行再次篩選評價,也不因應市場調整專利範圍,如此並非公司內有限資源的最佳運用方式。(3090字)


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