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2017年美國專利訴訟五大代表案件

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科技產業資訊室 - May 發表於 2017年12月13日

圖、2017年美國專利訴訟五大代表案件

 
2017年對美國最高法院和聯邦巡迴上訴法院(CAFC)而言,又是忙碌的一年,忙於為重塑專利法精神的幾個重大專利議題作出判決,包含關於適當審判地之認定規則(venue rules)、專利權耗盡原則(patent exhaustion)及第三方專利複審(inter partes review)之修正裁量標準。以下是2017年最重要判決的回顧。

一、TC Heartland LLC v. Kraft Food Brands Group LLC

TC Heartland案被視為是2017年度第一個最重要的專利判決,因為它改變了適用近30年來關於專利訴訟適當審判地之認定規則,同時也改變了專利訴訟地點的選擇策略。這個判決迫使專利原告(尤其是NPEs或PAEs)必須迅速重新考慮他們的提告策略,以便在適當的法院提起訴訟,並根據新規則將既有的案件移轉到別處,不必再承擔案件被移轉的風險。
 
最高法院於2017年5月份在TC Heartland案的重大判決震撼了專利世界,此案推翻了過去幾十年來關於專利侵權之提起訴訟地(Venue)的先例,這一變化迅速重塑了專利訴訟地圖。最高法院推翻了聯邦巡迴上訴法院的認定標準,此認定標準也就是過去允許原告可以在被告有銷售行為的任何地方有效地進行專利訴訟,這導致了大量案件集中在德州東區聯邦地區法院等對原告有利的審判地。
 
相反的,最高法院認為,訴訟只能在被告有成立公司或擁有固定營業地點之管轄法院提出。幾乎在一夜之間,使得德州的訴訟案件數量急劇下降,而轉向Delaware州和加州聯邦地區法院的訴訟案件則出現明顯的上升趨勢。
 
雖然,最高法院的判決確立了下級法院之重要的引導,但下級法院仍一直在處理一些尚未解決的問題。在2017年9月份In re:Cray Inc.案件中,聯邦巡迴上訴法院澄清了什麼是構成常規和既定的營業場所,這可能會進一步限制可以提起專利訴訟的審判地。
 
接著,聯邦巡迴上訴法院也在11月份裁定,TC Heartland案的決定改變了法律,這可以使被告轉移案件更為容易。今後法庭將繼續關注審判地問題。
 
二、In re: Aqua Products Inc. 

美國專利的另一個重大判決是在今年10月份,聯邦巡迴上訴法院進行聯席審理(en banc),主要是關於根據AIA對專利請求項進行修正的審視,這是自2012年以來關於專利權人之利益的主要訴訟案件。
 
法院在一份長達148頁的判決文件中,包含了法官間對此議題所各自進行嚴厲分析的附隨意見書,而最後法院結論認為,請願人(petitioner)對專利的有效性提出質疑,其舉證責任在於表明專利權人所提出的修正是不具可專利性的(unpatentable),以及終止PTAB(專利審判和上訴委員會)與專利權人的負擔,該負擔是顯示其修正案的做法是可以授予專利的。

根據舊規則,PTAB僅批准少量修正專利的聲請(motion to amend),所以新標準將導致專利權人可依據AIA規定而更頻繁地修正專利請求項,希望最終獲得有效的請求項的程序結果。
 
在專利權受到侵犯的情況下,這種做法有利於專利權人。但這將鼓勵專利權人對某些請求項進行修改,然而對第三方專利複審的請願者(petitioners)而言將會增加更多困難。
 
改變舉證責任似乎只是一個小小的改變,但它卻可以從根本上改變依循AIA審查的相關程序。
 
從2017年開始,依循AIA進行請求項相關修正很可能將成為在第三方專利複審中一種正常的過程。
 
三、Impression Products Inc. v. Lexmark International Inc.

Lexmark案件是最高法院在5月份的判決,推翻過去的美國專利在權利耗盡原則的判決先例,使得專利權人不能再限制已經被出售專利物品之後續的使用,一旦產品在世界任何地方銷售,都將耗盡其專利權。許多行業包括醫療設備和印表機墨水匣之製造商,依據聯邦巡迴上訴法院以前所建立的判決規定,僅允許單次銷售的使用限制,並且只允許在美國的銷售有專利權耗盡。
 
因此,這判決對正常運營公司的影響是有利的,他們現在必須重新調整如何進行全球銷售產品的策略,可能包括將產品出租給消費者,而不是出售給消費者,以保留專利權,這一策略多年來一直被用於軟體等產品的版權使用上。另外,對消費者和企業購買或轉售產品是有利的,在二級市場上購買受專利保護的產品時,因其專利權已經耗盡,購買者有更多的自由度和確定性,不會成為專利訴訟的目標。
 
其實,這個判決對於專利權人來說是非常不利的。他們現在必須重新制定商業策略,以避開判決的影響,甚至影響未來在尋求走侵權訴訟途徑的考量。
 
然而,Lexmark案後各種不同商業策略的解決方案,仍須幾年的時間來建立被測試的機制。
 
四、SCA Hygiene Products AB et al. v. First Quality Baby Products LLC
 
SCA Hygiene案例是最高法院的另一個重要的專利判決,於今年3月份法官裁定,在許多專利案件,對於懈怠原則(Laches bars suits)將不再是被告抗辯的重點。
 
最高法院認為,由於專利法(Patent Act)允許專利權人請求在提起訴訟之前六年內因侵權行為所造成的損害賠償,所以在此期限內將無適用延遲懈怠之抗辯理由。這一判決有效地消除了對專利權人長期延遲提起訴訟的懲罰。在某些情況下,這種延遲情況可能允許專利權人等待被告產品銷售量增加的權利,以及被告在起訴之前轉換成為重大訴訟的費用。
 
這判決將被專利權人所接受,其訴訟策略不再需要擔憂受到等待時間太長而不能被起訴的限制。同時,專利權人可發出停止侵權的警告信(cease and desist letter)且不必擔心是否因懈怠原則(laches)抗辯而反成導致不利的訴訟結果。
 
五、Helsinn Healthcare SA v. Teva Pharmaceuticals USA Inc.
 
Helsinn Healthcare案例是聯邦巡迴上訴法院在5月份所作出的判決,針對創新發明雖然技術內容尚未被公開揭露而卻已經進行產品銷售行為,可能使該發明的專利申請案處於危險之中,可能會因新穎性的規定使專利無效。
 
該案判決解釋2011年AIA所規定的銷售阻卻條款(on-sale bar),其中認為發明產品銷售超過一年的專利申請案,產品銷售行為將被視為可無效專利的先前技術。法院表示,如果出售是公開的,即使發明的細節是被保密的,也會觸犯法律的規定。
 
如果公司的產品已經公開銷售,下單給製造商生產但沒有透露有關發明的技術資訊,以避免銷售阻卻條款的衝突。這將可能令運營的公司很困擾,甚至將有一大批的專利可能會被拋售。結果就是,強調需要對銷售的每一個環節進行保密,包括銷售的事實和銷售的細節。(1885字;圖1)


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