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收到專利侵權指控信函,應對策略如何?

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科技產業資訊室 - May & Harry 發表於 2017年11月3日

 
2017年10月26日,設立於美國Delaware州的專利授權公司Anton Innovations, Inc,向美國加州中部聯邦地院提起專利侵權告訴,控告台灣微星(MSI)及神基科技(Getac)在美國境內所販售之筆記型電腦、平板電腦等產品所搭載之無線通訊功能,侵犯多項Anton所擁有之無線通訊網路與行動通訊裝置相關專利。
 
本案美國系爭專利有4件:7,386,322、6,934,558、6,134,453、5,854,985。
 
專利授權公司Anton Innovations, Inc係隸屬於加拿大無線通訊研發及專利授權公司Wi-Lan。本案4件美國系爭專利,從原專利權人MLR, LLC或其總裁Charles M. Leedom, Jr.手中於2016年10月3日進行專利權移轉至Anton後,再進行第二波專利攻擊。
 
其實,本案4件美國系爭專利曾經於2012年,對日本、台灣、中國地區的筆電及平板電腦第一線品牌10多家業者進行過第一波專利攻擊。從戰況來看,大部分被告陸續都選擇快速和解。目前為止,僅剩下MLR, LLC v. Hewlett Packard Company N.D.Ill. 1:14-cv-00912案,HP曾於2014年11月5日取得Summary Judgment不侵權(non-infringement)有利判決,但目前該案仍在CAFC進行上訴中。

從原告Anton提出給法院訴狀所陳述的資料,可以看出兩造雙方應對訴訟的過程。
 
從本案之經驗學習:
(1) 當接到Notice專利侵權指控信函時,神基科技(Getac)選擇做出回應,要求原告提出claim chart也詢問授權事宜。雖然,雙方歷經18個月的書信及電話討論,仍未達成授權目的,因此,原告在MLR將專利移轉給Anton後,由Anton接手繼續第二波的專利攻擊。其實,建議台灣業者當面對專利騷擾時,除一邊回應應付對方外,更要時時觀察其他相關業者的對抗進展。如此,方能選擇最佳時機做出最有利的決策。
 
(2) 當接到Notice專利侵權指控信函時,完全不回應。當時原專利權人MLR, LLC開始於2011年寄出Notice專利侵權指控信函給一家國內被告業者,並在2014.4至2016.1期間寄出高達7次Notice給該被告之法務長及董事長,但是被告都完全不回應專利權人。從一年半時間內的 7 封專利侵權指控信件來推論,這應該是原告細心評估後所採取的談判策略,此時被告公司應該有所知覺可能必須有對策才是正確的做法。

(3) 因此,建議董事長和法務長的 email 不要輕易外流,否則專利權人直接 email 寄送 notice;再藉由 Outlook email 讀取回執,專利權人可以舉證收件人何時開啟 email 信件。(760字;圖1)
 

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