美專利耗盡判決 有利下游廠
李森堙、專利佈局情報分析團隊 發表於 2017年9月25日
圖、美專利耗盡判決 有利下游廠
前述訴訟案件為Impression Products, Inc. v. Lexmark Int’l, Inc.案，所涉爭議為Lexmark可否基於其專利權利，限制其所販賣之雷射印表機碳粉匣僅能被單次使用。
專利法上有所謂「專利耗盡」（patent exhaustion）原則，其規範專利產品一經合法販賣後，專利權人就該產品的後續流通或使用，便無法主張權利。只是過往美國聯邦巡迴上訴法院判決認定，若專利權人在販賣當時明確保留其對所販賣專利產品的授權範圍，則其仍可基於專利權利要求買方執行、基於前述保留所設下的使用限制。
Lexmark以兩種不同價格來販賣其碳粉匣：以全額價售出的產品無使用限制，以約全額價8折之回收價售出者（即所謂「Return Program」）則僅能單次使用，並必須在使用完畢後回收給Lexmark。為落實回收價產品的使用限制，Lexmark在產品上裝設有防止二次使用的晶片。
訴訟案另一當事人Impression Products公司，則是在美國境內與境外收購使用完畢之Lexmark碳粉匣，重新裝填碳粉後以低價在美國境內販賣。
Lexmark起訴控告Impression Products侵權。Lexmark主張，其在美國境內販賣的回收價碳粉匣產品，因為附有不得重複使用的明確限制，所以Impression Products重新整理使用完畢Lexmark碳粉匣並轉賣供再次使用的行為，侵害Lexmark的相關專利權利。
一審的俄亥俄州南區聯邦地院認定，即使Lexmark明確就碳粉匣產品設下販賣後的使用限制，但基於專利耗盡原則，其在產品販賣後便無法主張與行使專利權利。二審的聯邦巡迴上訴法院則基於其過往判決廢棄一審判決，肯認Lexmark的販賣後使用限制具備專利法上的效力。
美國最高法院廢棄聯邦巡迴上訴法院之判決見解，首度言明專利權人無法基於其專利權利，就經合法販賣的專利產品設下任何的販賣後使用限制，因為透過買賣，專利權人已獲得其應有回饋，若允許其設下販賣後使用限制，將與專利產品的買方就產品本身所取得的所有權有所衝突。
然而美國最高法院並未否定Lexmark的使用限制具備契約效力。只是契約效力僅止於買賣雙方，所以Lexmark可以主張購買回收價碳粉匣產品卻未確實回收的消費者違約，卻無法主張Impression Products回收後販賣二手碳粉匣產品的行為侵害其專利權利。
其實美國最高法院過往曾審理過類似的爭議，只是當時的判決並未明確釐清，專利耗盡原則應如何被解釋適用。2008年美國最高法院認定，我國筆電大廠廣達，向Intel購買微處理器晶片並與其他廠牌零組件組裝成產品後販賣之行為，並未侵害LG的專利權利，即使LG要求Intel在販賣晶片時必須通知其客戶，LG對Intel的專利授權範圍並不及於，Intel之客戶將Intel晶片與非Intel之零組件組裝成終端產品的行為。
（作者是國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心研究員）
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