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改變訴訟生態 起訴法院範圍限縮

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李森堙、專利佈局情報分析團隊 發表於 2017年9月25日

圖、TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC案判決前後各法院專利訴訟案件數消長圖
(資料來源:Lex Machina、Law360.com;筆者自行製圖)
 
美國最高法院三個新近判決,改變了美國專利或商標制度多年來的運作規則,進而產生深遠影響。其中之一便是,美國最高法院限縮了,專利權人在提告專利侵權時選擇起訴法院的範圍,進而相當程度地改變了美國專利訴訟生態。

因為1990年美國聯邦巡迴上訴法院的一項判決,讓專利權人幾乎可以在美國境內任一聯邦地院提起專利侵權之訴,只要被控侵權的產品或服務有在該法院的管轄區域內被販賣或供應。

美國聯邦法院體系設有94個聯邦地院,其為適用聯邦法規審理訴訟案件的一審法院。美國境內50州,各州均設置至少一個以上的聯邦地院。在專利權人提告專利侵權可以「挑選」其所偏好之法院的情況下,美國專利侵權訴訟產生地域集中現象。據統計,2016年有36.4%(4520件中的1647件)的美國專利訴訟是在德州東區聯邦地院起訴,亦即是在去年有超過三分之一的專利訴訟,其專利權人原告,選擇向同一法院起訴。

有研究分析,德州東區聯邦地院就專利訴訟案件所制定的案件管理與審理程序規則,讓被告便較容易因為訴訟成本考量而選擇與專利權人和解,而這樣程序上的「優惠」應是吸引專利權人在德州東區聯邦地院起訴的原因。

專利訴訟成為德州東區重要的在地「產業」並帶來相當經濟效益,據悉當地有飯店特別購置美國法院電子卷宗系統,來吸引律師入住,而有科技公司因為頻繁在當地被告,便開始贊助當地許多大型活動,藉以提升在當地的聲望。

2017年5月22日,美國最高法院做出TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC案判決,除廢棄美國聯邦巡迴上訴法院過往判決見解外,亦明確表明依據相關法律,專利侵權之訴僅能向管轄被告住所地或被告從事侵權行為且有「固定營業處所」(a regular and established place of business)之地的聯邦地院提出,而若被告為公司時(此為專利侵權訴訟之常態),則其住所地為公司登記設立地。

前述美國最高法院的判決結果,改變了將近27年的美國專利訴訟「常態」,限縮了專利權人在提告專利侵權時選擇起訴法院的可能。

許多美國律師認為,前述判決結果會大幅降低向德州東區聯邦地院起訴的專利侵權訴訟案件數,而雖然實際降幅稱不上是雪崩式,但是下降趨勢仍屬明顯。若以前述判決做出前38天與後38天相比,向德州東區聯邦地院起訴的專利訴訟案件數從161件降到61件,而反觀向德拉瓦州聯邦地院(美國許多公司均是在德拉瓦州登記設立)起訴的案件數,以判決前後相同期間進行比較,則是從52件增至117件。

一項從在2015年專利訴訟案件中隨機抽樣1000件進行分析的研究指出,若依據美國最高法院前述判決對相關法律的解釋,則前述1000件訴訟案件有57.7%可能需要從原起訴之聯邦地院被移送至其他管轄法院。而實際上,部分目前已在繫訟中的案件,被告也在美國最高法院前述判決出爐後提出聲請,請求以法院不具管轄權為由駁回原告之訴或將訴訟移送至其他法院。

不過,由於美國最高法院就應如何認定被告是否設有「固定營業處所」、外國公司應如何適用相關法律等課題,並沒有做出明確闡釋,所以未來專利訴訟兩造間,在爭訟原告起訴法院就該案是否具備管轄權時,前述課題將成為攻防重點,而法院亦將被要求就前述課題之認定,提出更明確的判斷原則。
 
(作者是國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心研究員)
 

 
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