IPR立案後，PTAB應否處理未獲同意複審的請求項：美最高法院將討論 SAS Institute Inc. v. Lee

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科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮發表於 2017年6月6日

本案重點，IPR立案前未獲同意審查的專利無效主張，IPR立案後，進入複審程序時，PTAB不會再討論。對此，本案上訴人認為，PTAB也要複審這些未獲同意審查的請求項部分。因此，上訴到最高法院要求討論並裁決。

根據USPTO複審規則（37 C.F.R. § 42.108(a)），允許PTAB在多方IPR立案之前，會先逐一檢視複審申請人提出的所有專利無效主張，至少要有一個專利請求項無效事由，獲得PTAB同意審理，方能使IPR立案（35 U.S.C. § 314(a)）。

然而，專利法規定（35 U.S.C. § 318(a)），IPR立案後，PTAB必須就「申請人主張無效的所有專利請求項」來發布最終複審結果（“Board shall issue a final written decision with respect to the patentability of any patent claim challenged by the petitioner”），字面上似乎意味著，PTAB不能僅處理獲同意審理的請求項和其無效事由。

本案（SAS Institute Inc. v. Michelle K. Lee，2016-969）上訴人，對於前述矛盾表示異議，認為參照35 U.S.C. § 318(a)規定，35 U.S.C. § 314(a)應為IPR複審申請是否獲准之門檻，PTAB不應在立案後，繼續忽略立案前審查中所剔除的專利請求項，並請求最高法院裁定前述USPTO複審規則，允許PTAB僅針對部分系爭請求項來進行複審、而非全盤受理申請人無效主張之作法，是否牴觸前述專利法規定。

2017年5月31日，美國聯邦最高法院同意本案移審請願，將討論涉及IPR多方複審程序的重要議題：
PTAB在同意成立複審案之後，是否必須就申請人（petitioner）在書面申請（petition）中，所有專利請求項無效主張，包括那些未獲PTAB同意複審的專利請求項在內，來發布最終複審決定（Final Written Decision）？

一、本案背景概述
美國北卡羅來納州一家商用軟體研發暨服務公司SAS Institute（中文名稱賽仕電腦軟體公司，以下簡稱SAS），向USPTO提交IPR申請（SAS institute, Inc v. Complement soft, Inc., IPR2013-00226），挑戰同業公司持有的美國專利編號7,110,936，共挑戰其中16個請求項，然立案前審查結果，PTAB僅同意就其中部分請求項來進行複審。SAS在最終複審結果發布後，提出上訴，認為PTAB並未在最終複審結果中，就未獲立案複審的系爭請求項給予任何交代，此一作法有誤。

二審中，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）合議庭，參考前案判例（Synopsys, Inc. v. Mentor Graphics Corp., 814 F.3d 1309, 1316-17, Fed. Cir. 2016），駁回SAS主張，認為PTAB沒有必要在IPR立案後，繼續受理未獲立案複審的請求項，並發布複審結果，理由在於：

（一）專利法條文所說明，PTAB在最終複審決定中須處理的「申請人主張無效的所有請求項」（"any patent claim challenged by the petitioner"），與立案前審查程序中所須處理的「書面申請中主張無效的專利請求項」（"claims challenged in the petition"），用語差異，意味著兩者意指對象不同；

（二）倘若PTAB無視立案前審查結果，處理申請人主張無效的所有專利請求項，並發布最終複審決定，將導致未獲立案複審的請求項，也可以提出上訴；

（三）未獲PTAB立案複審的專利請求項，申請人仍然可透過聯邦法院來主張無效。

SAS要求CAFC召開全院庭審，遭駁回後繼續上訴最高法院，主張35 U.S.C. § 314(a)只是一個立案門檻，而非同意PTAB事先過濾IPR申請人主張，只要複審申請獲得成功，PTAB仍然有義務處理書面申請中主張無效的所有專利請求項。對此，USPTO應遵循35 U.S.C. § 318(a)規定，要求PTAB受理申請人全部訴求，並發布複審結果。

USPTO反駁表示，立案前審查程序，所代表的是所有系爭請求項無效事由的逐一檢視分析，以確認申請人主張是否合理。前述步驟既已進行，PTAB自無必要重複處理未獲同意複審的請求項和其無效事由，同時美國發明法（AIA）條文也並未強迫PTAB處理這些已無挑戰成功希望的請求項；此外，最高法院在2016年Cuozzo Speed Techs. v. Lee（No. 15-446）案中已認定，PTAB是否立案複審之相關決定，為不可上訴性質，故最高院不應同意SAS主張。

未來，最高法院將討論，35 U.S.C. § 318(a)規定，是否意味著IPR複審立案後，仍須處理立案之前未獲PTAB同意複審的專利請求項部分，並發布複審結果？

二、本案重要性
本案議題，實際上可對一項專利是否受到禁反言、以及是否可繼續上訴等問題，帶來顯著影響。經PTAB發布複審結果的專利無效事由，將受到禁反言，而不得在聯邦法院訴訟中再次提出（35 U.S.C. 315(e)），故若PTAB必須在複審過程中，處理最初並未獲同意複審的請求項，將使禁反言範圍進一步擴大，同時亦導致申請人可以就這些立案前決定，繼續上訴CAFC，這顯然違背最高法院2016年Cuozzo Speed案判決見解（PTAB是否發起專利複審之決定為不可上訴），故SAS主張，應該不太可能被最高法院接受。

對於挑戰專利一方而言，SAS主張，好處在於可以畢其功於一役，省去再向聯邦法院提交確認之訴的需要，且立案前被PTAB駁回的請求項無效事由，還可以繼續上訴；對於專利權人而言，在IPR複審中，將必須捍衛複審立案前已被剃除的專利請求項，且還必須接受上訴挑戰，將十分不利。

國外專家認為，本案上訴人動機在於利用近年來，美國最高法院及CAFC認為專利權過度擴張，藉以提高專利成功的機率有關[1]。確實，近期受到NPE濫訴影響，許多CAFC及最高院判決，明顯倒向限制專利權行使空間，並與USPTO存在不少歧見。(1660字；圖1)

參考資料
[1] SCOTUS to hear SAS Institute v. Lee, could impact estoppel effect of IPR proceedings, By Gene Quinn & Steve Brachmann, IPWatchdog, May 23, 2017
http://www.ipwatchdog.com/2017/05/23/scotus-to-hear-sas-institute-v-lee-could-impact-estoppel-effect-of-ipr-proceedings/id=83557/

本案二審合議庭判決（SAS institute, Inc v. Complement soft, Inc., 2015-1346, 2015-1347）
http://www.patentchallenges.com/wp-content/uploads/sites/397/2016/09/SAS.pdf

本案上訴最高法院請願書
http://www.scotusblog.com/wp-content/uploads/2017/02/16-969-cert-petition.pdf

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