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專利權耗盡原則:美最高法院大幅放寬適用範圍 (Impression Products v. Lexmark)

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科技產業資訊室 - 朱子亮、張小玫 發表於 2017年6月1日

圖、專利權耗盡原則:美最高法院大幅放寬適用範圍 (Impression Products v. Lexmark) 
 
美國聯邦最高法院推翻過去20年來爭執許久的專利權耗盡原則(patent exhaustion)認定,投下震撼彈。如此看來,智財議題的鐘擺盪傾向較不利於專利權人之情勢。
 
所謂權利耗盡原則(patent exhaustion),指權利人就其所製造、創作或經其同意或製造或重製之物品,於第一次進入市場後,即喪失其對該物品之販賣權與使用權。亦即權利人就該物品之販賣權、使用權已經被耗盡,任何合法取得該物品之第三人,均可自由將該物品讓與他人或任意使用,權利人不得予以干預或主張權利。權利耗盡規定之目的是為了對專利權人行使其發明之販賣權、使用權加以適當之限制,使該專利品可順利自由流通並發揮其使用效益。[引自:平行輸入與權利耗盡原則之淺談,眾律國際法律事務所]
 
2017530日,美國聯邦最高法院在Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.2015-1189)以7:1通過裁決,就專利權耗盡原則(patent exhaustion)問題,推翻美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)既往判例,說明一項受美國專利保護之產物品,一經銷售,則無論人(販售方為專利被授權人等之間接販售情形)、事(是否訂立任何售後限制條款)、地(販售地點是否在美國境外)條件為何,皆構成專利權耗盡。簡而言之,
專利產品只要銷售出去了,不管美國境內境外,專利權就用盡了。還有,以8:0 裁決:用契約合同條款來限制專利權力用盡是無效的。
 
一、本案背景
本案背景,包含一二審判決論理等介紹,可參考iKnow科技產業資訊室之前期文章:
「美最高法院將討論專利產品境外首次銷售情形是否導致專利權耗盡:Impression Products. v. Lexmark」
 
二、本案概述
最高院本案判決要點,概要整理如下:
(一). 專利權人針對受美國專利所保護的產物品,訂立「一次性使用」(single use)及「不得轉售」(no resale)等售後限制條款,來限制購買人使用權利。故前述情形,不能避免專利權耗盡。理由在於:
1. 專利法或專利權耗盡原則等,皆未允許專利權人透過訂立售後限制條款,來特別保留專利權利,而普通法原則,亦禁止對任何動產轉讓情形施加限制;
2. 專利權耗盡原則,概念上並非買方經由購買產物品而獲得專利許可,而是對專利排他性獨占權利的一種固有限制;專利權人一旦決定販售其發明,則轉變為一私人財產,前述排他性權利,亦伴隨著所有權轉移而全數移轉,專利權人也獲得了應有報酬,故不能再透過訂立契約等方式,來限制購買人使用或處置該產物品,也不得再依據專利法,來主張其獨占權利。前述見解,推翻了CAFC維持已超過二十年之判例(Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700, Fed. Cir. 1992

(). 受美國專利所保護的產物品,為專利被授權人所販售,仍視同為專利權人授權銷售情形,並構成專利權耗盡。前述情形下,專利權人透過專利許可協議,對授權對象所施加的任何銷售限制或義務等,若存在爭議,則可對其提出專利侵權或違反契約義務訴訟,但不會影響對產物品購買人的權利耗盡結果。

().  受美國專利保護之產物品在美國境外銷售,亦視同為美國境內銷售情形,並導致專利權耗盡。判決見解,亦推翻了行之有年的CAFC判例(Jazz Photo Corp. v. International Trade Comm’n, 264 F.3d 1094, Fed. Cir. 2001,理由主要包括:
1. 專利法條文或國會立法歷程等,皆未將專利權耗盡原則之適用範圍,侷限在國內銷售情形;
2. 普通法原則,禁止對任何動產轉讓情形施加限制;
3. 著作權適用國際耗盡原則(Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 568 U.S. 519, 2013) ,專利與著作權在境外首次銷售問題上,性質彼此相同。
 
三、評析

本案主要在詮釋"一經銷售之終端產品"的專利權耗盡原則。例如:有專利權保護的產品--印表機墨水匣,一旦售出之後,舊品就不再受到保護,可後續回收再處置(再充填),並不侵犯新品所享有的專利權。但是,若是像基頻晶片這類零組件產品,本身無法自行成一獨立產品終端銷售,依照專利權包括:設計、製造、生產、組裝、銷售等權利,應該還是受到專利權保護。

本案之前,專利產物品的購買人,一旦違反「不得轉售」等售後限制條款,專利權人可直接對其提出專利侵權指控,理據在於購買人並未獲得專利授權許可,故專利權耗盡原則,實際上是很容易透過訂立前述條款來規避的。

最高法院判決,否定了專利權人透過訂立售後限制條款,來規避專利權耗盡之可能性。前述情形下,專利權人不得再對購買人提出侵權指控,但仍可透過契約法,來行使售後限制條款,並尋求救濟,故實際上,訂立售後限制條款之合法性,並未受到否定。然而,售後限制條款,只能透過契約法來行使,仍將顯著不利於專利權人,理由在於違反契約義務指控之成立要件,不如專利侵權指控來得寬鬆(如指控對象必須是契約當事人等)、訴訟成本較高、透過違約主張來尋求救濟之可行性和救濟方式也不明確(不若專利法中有侵權賠償或禁制令等具體救濟),且可能引發市場壟斷或專利濫用等其他爭議,同時管轄法院也將不再局限於CAFC,而改由各地區巡迴上訴法院審理,這對於案情分析而言,會增加其複雜性。

被授權人在販售受專利保護產物品的過程中,若違反授權協議的限制條款,專利權人仍可對其提出專利侵權或違約指控,但不會影響針對產物品購買人的專利權耗盡結果。另一方面,美國境外銷售行為,亦將導致美國專利權耗盡。

對於下游終端產品廠商而言,本案結果,算是掃除了在採購受專利保護產物品過程中,所面臨是否構成侵害特定專利之不確定性。專利權若不受首次銷售情形所限制,將阻礙商業及貿易正常活動,這是最高法院主要考量所在。本案決定,預期將受到電子等高科技產業所歡迎,因為這將顯著減少採購精密零組件過程中所可能招致之侵權糾紛。然而,對於醫療或製藥產業等存在下游授權許可經營模式之公司企業而言,不屬於實體商品之技術交易等,多數是以售後限制條款,來做為雙方達成技術轉讓或許可協議之重要基礎,此情形下,將如何防止轉讓給下游廠商使用之技術或者相關產物品等,在未經授權下被再次轉售或從事其他用途,將面臨更多挑戰。


該判決影響深遠,尤其對美國是專利權大國,同時美國市場也是由專利形成保護的市場,該判決可以預見,專利權人在國際貿易將會喪失巨大授權市場利益。同時,該判決也將造成契約合同條款來限制專利權用盡的訴訟糾紛不斷,並更加劇所謂NPE非經營實體(non-practicing entity)公司橫行,因為變相鼓勵產業鏈上游的產品關鍵零組件的公司(例如:高通、英特爾)把專利轉賣出去給NPE,以切割下游的授權營運和產品銷售業務。該判決後續仍有許多不確定解讀,持續效應仍要高度觀察。(1677字;圖1)
 
 
參考資料
最高法院本案判決文 
"Impression v. Lexmark: Patent Rights Exhausted by Sale, Domestic or Abroad", May 30, by Jason Rantanen, Patently-O



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