專利權耗盡原則：美最高法院大幅放寬適用範圍 (Impression Products v. Lexmark)

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科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮、張小玫發表於 2017年6月1日

圖、專利權耗盡原則：美最高法院大幅放寬適用範圍 (Impression Products v. Lexmark)

美國聯邦最高法院推翻過去20年來爭執許久的專利權耗盡原則（patent exhaustion）認定，投下震撼彈。如此看來，智財議題的鐘擺盪傾向較不利於專利權人之情勢。

所謂權利耗盡原則（patent exhaustion），指權利人就其所製造、創作或經其同意或製造或重製之物品，於第一次進入市場後，即喪失其對該物品之販賣權與使用權。亦即權利人就該物品之販賣權、使用權已經被耗盡，任何合法取得該物品之第三人，均可自由將該物品讓與他人或任意使用，權利人不得予以干預或主張權利。權利耗盡規定之目的是為了對專利權人行使其發明之販賣權、使用權加以適當之限制，使該專利品可順利自由流通並發揮其使用效益。[引自：平行輸入與權利耗盡原則之淺談，眾律國際法律事務所]

2017年5月30日，美國聯邦最高法院在Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.（2015-1189）以7:1通過裁決，就專利權耗盡原則（patent exhaustion）問題，推翻美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）既往判例，說明一項受美國專利保護之產物品，一經銷售，則無論人（販售方為專利被授權人等之間接販售情形）、事（是否訂立任何售後限制條款）、地（販售地點是否在美國境外）條件為何，皆構成專利權耗盡。簡而言之，專利產品只要銷售出去了，不管美國境內境外，專利權就用盡了。還有，以8:0 裁決：用契約合同條款來限制專利權力用盡是無效的。

一、本案背景
本案背景，包含一二審判決論理等介紹，可參考iKnow科技產業資訊室之前期文章：

「美最高法院將討論專利產品境外首次銷售情形是否導致專利權耗盡：Impression Products. v. Lexmark」

二、本案概述
最高院本案判決要點，概要整理如下：
(一). 專利權人針對受美國專利所保護的產物品，訂立「一次性使用」（single use）及「不得轉售」（no resale）等售後限制條款，來限制購買人使用權利。故前述情形，不能避免專利權耗盡。理由在於：
1. 專利法或專利權耗盡原則等，皆未允許專利權人透過訂立售後限制條款，來特別保留專利權利，而普通法原則，亦禁止對任何動產轉讓情形施加限制；
2. 專利權耗盡原則，概念上，並非買方經由購買產物品而獲得專利許可，而是對專利排他性獨占權利的一種固有限制；專利權人一旦決定販售其發明，則轉變為一私人財產，前述排他性權利，亦伴隨著所有權轉移而全數移轉，專利權人也獲得了應有報酬，故不能再透過訂立契約等方式，來限制購買人使用或處置該產物品，也不得再依據專利法，來主張其獨占權利。前述見解，推翻了CAFC維持已超過二十年之判例（Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700, Fed. Cir. 1992）

(二). 受美國專利所保護的產物品，為專利被授權人所販售，仍視同為專利權人授權銷售情形，並構成專利權耗盡。前述情形下，專利權人透過專利許可協議，對授權對象所施加的任何銷售限制或義務等，若存在爭議，則可對其提出專利侵權或違反契約義務訴訟，但不會影響對產物品購買人的權利耗盡結果。

(三). 受美國專利保護之產物品，在美國境外銷售，亦視同為美國境內銷售情形，並導致專利權耗盡。判決見解，亦推翻了行之有年的CAFC判例（Jazz Photo Corp. v. International Trade Comm’n, 264 F.3d 1094, Fed. Cir. 2001），理由主要包括：
1. 專利法條文或國會立法歷程等，皆未將專利權耗盡原則之適用範圍，侷限在國內銷售情形；
2. 普通法原則，禁止對任何動產轉讓情形施加限制；
3. 著作權適用國際耗盡原則（Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 568 U.S. 519, 2013），專利與著作權在境外首次銷售問題上，性質彼此相同。

三、評析
本案主要在詮釋"一經銷售之終端產品"的專利權耗盡原則。例如：有專利權保護的產品--印表機墨水匣，一旦售出之後，舊品就不再受到保護，可後續回收再處置(再充填)，並不侵犯新品所享有的專利權。但是，若是像基頻晶片這類零組件產品，本身無法自行成一獨立產品終端銷售，依照專利權包括：設計、製造、生產、組裝、銷售等權利，應該還是受到專利權保護。

本案之前，專利產物品的購買人，一旦違反「不得轉售」等售後限制條款，專利權人可直接對其提出專利侵權指控，理據在於購買人並未獲得專利授權許可，故專利權耗盡原則，實際上是很容易透過訂立前述條款來規避的。

最高法院判決，否定了專利權人透過訂立售後限制條款，來規避專利權耗盡之可能性。前述情形下，專利權人不得再對購買人提出侵權指控，但仍可透過契約法，來行使售後限制條款，並尋求救濟，故實際上，訂立售後限制條款之合法性，並未受到否定。然而，售後限制條款，只能透過契約法來行使，仍將顯著不利於專利權人，理由在於違反契約義務指控之成立要件，不如專利侵權指控來得寬鬆（如指控對象必須是契約當事人等）、訴訟成本較高、透過違約主張來尋求救濟之可行性和救濟方式也不明確（不若專利法中有侵權賠償或禁制令等具體救濟），且可能引發市場壟斷或專利濫用等其他爭議，同時管轄法院也將不再局限於CAFC，而改由各地區巡迴上訴法院審理，這對於案情分析而言，會增加其複雜性。

被授權人在販售受專利保護產物品的過程中，若違反授權協議的限制條款，專利權人仍可對其提出專利侵權或違約指控，但不會影響針對產物品購買人的專利權耗盡結果。另一方面，美國境外銷售行為，亦將導致美國專利權耗盡。

對於下游終端產品廠商而言，本案結果，算是掃除了在採購受專利保護產物品過程中，所面臨是否構成侵害特定專利之不確定性。專利權若不受首次銷售情形所限制，將阻礙商業及貿易正常活動，這是最高法院主要考量所在。本案決定，預期將受到電子等高科技產業所歡迎，因為這將顯著減少採購精密零組件過程中所可能招致之侵權糾紛。然而，對於醫療或製藥產業等存在下游授權許可經營模式之公司企業而言，不屬於實體商品之技術交易等，多數是以售後限制條款，來做為雙方達成技術轉讓或許可協議之重要基礎，此情形下，將如何防止轉讓給下游廠商使用之技術或者相關產物品等，在未經授權下被再次轉售或從事其他用途，將面臨更多挑戰。

該判決影響深遠，尤其對美國是專利權大國，同時美國市場也是由專利形成保護的市場，該判決可以預見，專利權人在國際貿易將會喪失巨大授權市場利益。同時，該判決也將造成契約合同條款來限制專利權用盡的訴訟糾紛不斷，並更加劇所謂NPE非經營實體（non-practicing entity）公司橫行，因為變相鼓勵產業鏈上游的產品關鍵零組件的公司（例如：高通、英特爾）把專利轉賣出去給NPE，以切割下游的授權營運和產品銷售業務。該判決後續仍有許多不確定解讀，持續效應仍要高度觀察。(1677字；圖1)

參考資料
最高法院本案判決文
"Impression v. Lexmark: Patent Rights Exhausted by Sale, Domestic or Abroad", May 30, by Jason Rantanen, Patently-O

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