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抽象概念不具101條可專利性:RecogniCorp v. Nintendo

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科技產業資訊室 - 朱子亮 發表於 2017年5月11日

圖一:Nintendo Mii(來源:任天堂官網)

從RecogniCorp v. Nintendo案來看,若一項發明結合多種抽象概念,並不會使其具101條可專利性。
 
依據美專利法第101 條(35 U.S.C. § 101)說明:「任何人士發明或發現一新穎而具實效之方法、機器、製品或組合,或新穎而具實效之改良成果,皆可獲得專利。」對此,美國聯邦最高法院建立了自然法則(laws of nature)、自然現象(natural phenomena)與抽象概念(abstract ideas)為不可專利標的之認定原則,以避免作為創新建構基礎之基本科學原理、概念或商業施作方法受到專利壟斷,而阻礙創新活動。
 
自最高法院於2014年Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International et al.(134 S. Ct. 2347, 2355, 2014)案判決中,裁定將前述抽象概念等單純應用至電腦之發明概念,不具101條可專利性。該案判決,說明一項發明標的是否具可專利性,主要透過2012年Mayo Collaborative Services. V. Prometheus Laboratories, Inc (132 S. Ct. 1289, 1298)建立的兩步驟分析方法來判定:

(一)判定系爭專利是否涉及任何自然法則、自然現象或抽象概念;
(二)判定前述專利中是否存在足以確保整體專利成果「顯著大於」前述不可專利標的之發明概念(an inventive concept sufficient to ensure that the patent in practice amounts to significantly more than a patent upon the ineligible concept itself),並可將所涉自然法則或抽象概念等,轉化為一可專利標的。
 
2017年4月28日,美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)發布RecogniCorp, LLC v. Nintendo Co., Ltd.(2016-1499)上訴案合議庭判決,維持一審結果,裁定原告專利授權公司RecogniCorp持有的美國專利編號8,005,303,因發明標的涉及抽象概念而無效。
 

一、本案概述

303專利名稱為「用於影像資料編碼與解碼的方法與裝置」(Method and apparatus for encoding/decoding image data),專利發明主張一種使用複數圖像檔案,來建構臉部圖像的方法和裝置,其中使用一數學公式介面,對多種格式類別的圖像檔案進行編碼來傳輸圖像,並在接收時對圖像進行解碼。
 
美國一家專利授權公司RecogniCorp,2011年控告日本遊戲大廠任天堂Wii遊戲機中的大頭圖像軟體程式Mii(參見圖一)允許使用者自行選用臉部特徵(如眼睛、眉毛、鼻子等)來建立個人帳號大頭圖像,故侵犯前述專利,並要求侵權賠償。本案背景及訴訟當事人資訊,可參考產業資訊室文章「專利授權公司RecogniCorp控告任天堂Wii專利侵權」:
http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2012/pclass_12_A011.htm)。
   
一審中,奧勒岡州聯邦地方法院簡易判決認定303專利因涉及圖像檔案「編碼及解碼」此一抽象概念而無效,RecogniCorp選擇上訴。CAFC合議庭依據2014年最高法院Alice案判決所述兩步驟分析方法,認為:
 
(一)第一步驟分析結果,303專利所主張之圖像檔案解編碼方法,實際上僅為使用一種數學公式,加上電腦計算機做為實施工具,來進行一般編解碼動作以及圖像檔案格式轉換,而編解碼此一動作,已長期存在並普遍使用於資訊傳輸上,就好比摩斯代碼、餐廳裡使用餐點代號系統來點餐、以及美國獨立戰爭英雄Paul Revere "One if by land, two if by sea" 典故(教堂上掛一盞燈表示英軍從陸上,兩盞燈表示從海上攻來)情形一樣。
 
(二)數學公式也是抽象概念,將一個抽象概念(數學公式)套用在另一個抽象概念(編解碼動作)上,並不會改變或去除其抽象本質;
 
(三)第二步驟分析結果,303專利請求項內容,僅由編解碼數學公式、技術方案前及方案後的常態性活動所組成,來執行將圖像檔案由A格式轉換為B格式之動作,並非一功效或技術改良成果,故缺乏能將抽象概念轉化為可專利標的的發明概念(inventive concept)。
 
合議庭並注意到,303專利,事實上並未強調必須使用電腦來實施編解碼此一抽象概念。例如請求項1內容(透過使用一種數學公式介面,將圖像代碼指配給圖像,並依據前述代碼來重製圖像)也是可以透過口頭或電話等方式來實施,直到請求項36內容才說明可將前述抽象概念直接套用在電腦上,但這等於直接承認其違反Alice案所述原則。
 

二、評析

本案判決重點,在於多個抽象概念相互結合,例如運用數學公式來執行一種抽象概念,並不會有負負得正的效果,並不會改變或去除其抽象本質,進而使專利發明通過Alice第一步驟分析。 此情形下,專利發明是否存在足以轉化抽象概念之額外發明概念,將成為關鍵所在。
 
反之,若在某項裝置或方法過程中使用一數學公式,來執行某實質概念或功能,則可以視為可專利性標的。(1502字;圖1)
 
 
參考資料
RecogniCorp, LLC v. Nintendo Co., Ltd.(2016-1499)



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