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撰寫合適的請求項標的 提升專利損害賠償金

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科技產業資訊室 - 許家華律師 發表於 2017年4月19日
 


撰寫專利請求項保護標的,需將具可專利性的技術元件應用於市場上下游可能產生的商品型態或組合,納入專利佈局規劃。
 
我國專利權分為發明、新型和設計三種,其申請保護標的雖然各自有別(如下表),但遭到他人侵害專利權時,都適用同一套損害賠償計算方法,即具體損害法、差額法、所得利益法、合理權利金法,共計四種。權利人可以選擇最有利的計算模型,向侵害人求償。
 
本文在探討專利佈局期間,如何撰寫合適的保護標的,盡可能提高賠償金額上限,這在物品專利的保護上,尤為重要。
 
表、專利保護標的
    發明 新型 設計
保護標的 物品或方法 特定形狀、構造或組合的物品 物品或3C介面的電腦圖像(Icon)或圖形化使用者介面(GUI)
上述四種損害賠償計算模型,原理是從侵害人或是專利權人角度出發,嘗試建構專利權人因侵害行為損失多少經濟利益。司法實務常見的計算方式為所得利益法,將侵害人每次實施專利的可得利益(通常指毛利),加總而得。
 
以常見的物品專利侵權來說明,侵害人販賣侵權品的售價,扣除直接成本(即進貨價格或製造成本)後,乘上總銷售數量,即為權利人可能主張的賠償金額。
 
歸納公式:「(侵權品售價-直接成本)x總數量=被告所得利益=專利賠償金」
 
由上可知,提高售價或是數量這兩項變動因子,均有益於提升賠償金。然而,數量是訴訟上的舉證問題,與專利佈局無關,在此不作討論。至於提升售價金額的秘訣,在於增加專利請求項所囊括的「元件」數量,此處所指的「元件」,包含但不限於具有可專利性的元件。換言之,利用具有可專利性的X元件,搭配其他不具專利性的元件(A、B、C…)組成商品(X+A+B+C…),商品亦具有可專利性,即可提升侵權品售價。專利權人將自身具備可專利性的元件,結合上下游可見的產品組合,撰寫進專利申請範圍同時保護,即可增加侵權標的選擇範圍和求償金額。
 
舉例來說,具可專利性的機車引擎,和其他不具專利性的元件組裝成機車,機車亦會具備可專利性。假設製造商製造機車引擎的成本為3,000元,販賣給經銷商為5,000元,經銷商可轉售下游通路8,000元或是組裝成機車販賣70,000元。從專利佈局的角度上,就要考慮機車引擎發明,如何和其他元件組合搭配成機車等商品,撰寫請求項時應一併納入保護。後續專利權人除了以機車引擎請求項,對製造商或經銷商等請求賠償,亦可以機車請求項對經銷商的組裝行為主張賠償,等於是專利權人增加一種求償方式,選擇較高單價的商品求償(在本例即為機車),會有拉高損害賠償金額的機會。

[註] 以上文所舉案例係以我國為例, 但目前我國智財法院或許相關判例還不是很多,值得後續案例再觀察。若在美國法院就會被討論權利金計算基礎是 patented portion (引擎) 或 entire market value (整台機車) 兩種方式;若 claim 標的 "機車" 只有引擎是新創, 其他機車零件都是先前技術,則美國法庭應該會以 patented portion 為計算基礎。

然而,即便專利權人以上述方法完成專利佈局,後續在訴訟實務操作上,仍會面臨兩個難關:

  1. 法院採納所得利益法是毛利的情形,高單價未必帶來高毛利,直接成本在不同產業和上下游不同位階,未必都是下游商大於上游商,專利權人需從售價、成本結構、侵權惡意程度選擇被告,並考慮侵權行為是否涉及教唆、幫助或共同侵權,以最佳化損害賠償金額;
  2. 部分司法判決考慮到具可專利性的元件售價和組合商品售價,會有價格上不小的落差,而這價格落差所產生的利益與專利權保障範圍無關,不應該歸屬於專利權人所有。故法院計算賠償金額時,有可能會考量該侵害專利占商品的整體貢獻程度,而額外乘上專利貢獻率,降低被告賠償金額。
 
從物品專利侵權的案例,相信專利權人會感覺到從專利佈局到訴訟階段,藏有損害賠償諸多不確定性。筆者期望專利權人從前端佈局小細節的努力,得以將研發果實具體發揮到最大效益。(1020字;圖1)



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