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禁制令實施對象認定:Asetek Danmark A/S v. Cooler Master

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科技產業資訊室 - 朱子亮 發表於 2017年4月14日

專利訴訟中,庭審舉行之前已退出訴訟之當事人,理論上不會受到後續判決及法律救濟措施所影響,例如侵權產品禁售令等。對此,美國聯邦民事訴訟規則65條(d)(2)款亦規定,禁制令實施對象,應僅限於獲判侵權方和其雇員、代理人、律師,以及「積極配合或參與」(“Active concert or participation”)前述人員侵權活動之其他個體等,而不得針對未經法律審判之獨立行為人。
 
本案中(Asetek A/S v. CMI USA Inc., 3:13-cv-00457),美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)討論禁制令救濟可否施加在非涉訟當事人,或已退出訴訟之當事人,換句話說,法院可否對無需承擔侵權責任之行為人施加禁制令懲罰。對此,上訴法院說明,地方法院無權對未經審判之其他涉訟個體施與禁制令懲罰,但除經法院事實調查確認,該方有以下行為,仍可施與禁制令懲罰:
 
(一)教唆或助長侵權人從事侵權行為;
(二)透過從屬、承繼關係或其他方式,與實質侵權人共謀侵權行為。
 
一、本案背景
案為丹麥一家電腦水冷散熱設備製造商Asetek A/S, 2013年於加州北區聯邦地方法院,對台灣同業訊凱國際股份有限公司(Cooler Master Co., Ltd,以下簡稱CM)以及從事產品經銷之美國子公司Cooler Master USA, Inc提告,指控其多款電腦CPU水冷散熱器產品侵害美國專利編號8,240,362、8,245,764。
 
本案進入庭審之前,兩造同意讓CM台灣母公司退出訴訟。2014年12月17日庭審結果,加州北區法院陪審團裁定兩項專利侵權成立,合理權利金比率為每單位產品價格14.5%,據此得出405,000美元侵權賠償。審後,地院承審法官發佈永久禁制令,同時禁止CM母公司及美國子公司繼續製造販售Seidon、Nepton 以及Glacer系列等多款CPU水冷散熱產品。CM提出上訴,主張禁制令不應施加在已退出訴訟之母公司,並挑戰一審侵權賠償計算、系爭專利侵權及有效性認定結果。
 
CAFC合議庭於2016年12月6日二審判決中,維持一審專利侵權、有效性及合理權利金計算結果,以及在維持禁制令有效前提下,將該議題發回地院重新考慮。
 
2017年4月3日,合議庭決定修改原判決,先行廢除禁制令。同日,CAFC亦駁回CM召開全院庭審(en banc)以重審本案之請求。
 
二、禁制令是否不當涵蓋CM台灣母公司
 CM上訴主張(一)CM母公司在庭審前已退出訴訟,等同議題排除效果,故地院無權對CM母公司發佈禁制令;(二)禁制令對CM台灣母公司在退出訴訟後之行為構成不合理限制。
 
針對第一項主張,合議庭認為,原告Asetek撤銷對CM母公司之侵權指控,所針對的是退出訴訟之前發生的行為,而禁制令所針對者,乃涵蓋退出訴訟之前行為、以及發佈禁制令以後之未來行為,兩者時間範圍不同,且原告不可能就未來可能發生之行為,諸如母公司教唆或協助美國子公司從事新的侵權行為等,來提出指控,故所謂之議題排除主張不能成立。
 
針對第二項主張,CM侵權產品,雖主要是委託美國子公司來從事經銷,然台灣母公司亦可透過自家網站和其他合作夥伴至美國境內販售供應,故禁制令可否施加在無需承擔侵權責任之台灣母公司,成為爭論焦點。合議庭雖同意美國聯邦民事訴訟規則65條所述原則,然有關65條(d)(2)(C)款「積極配合或參與」一段敘述,實允許禁制令涵蓋經法律確認具利害關係之其他當事人,包括助長或教唆侵權行為、以及與侵權人存在排他性從屬、控制或繼承關係等之個體。據此,上訴法院將禁制令議題發回,要求地院就CM母公司與美國子公司之實質關係進行事實調查,以確定兩者是否具備前述條件,並判斷禁制令可否涵蓋CM母公司。

合議庭建議,地院可從以下問題來著手:
  
  • 兩家CM公司是否具有排他性關係?
  • 兩家CM公司是否在相同時期使用相同商標?
  • CM美國子公司之成立起源,以及CM母公司居中扮演角色?
  • 兩家公司關係,因特定事件(如訴訟)而出現變化時,其具體細節和動機意圖?
  • 涉案之兩家公司產品是否相同?
  • 倘若CM美國子公司在美經營決策上,聽命於台灣母公司,則相關情節是否構成「積極配合或參與」?
  • 兩家公司之訴訟策略是否一致,例如CM美國子公司是否附議台灣母公司之禁制令論述?台灣母公司是否在退出訴訟之後,仍控制子公司之訴訟策略,並於幕後下指導棋?
  • CM台灣母公司在面臨專利侵權問題下,可否變更或取消美國子公司相關產品業務,或全權交由子公司決定?
 
但是,CAFC合議庭Prost法官提出異議,認為上訴法院應先行廢除禁制令,理由在於法院無權對非訴訟(或已退出訴訟)之當事人施加任何義務,且尚無任何事實根據,可證明CM母公司曾經唆使或協助美國子公司侵權、或與後者存在控制或附屬關係。前述建議,為CAFC考慮是否召開全院庭審之同時所採納,決定先行廢除禁制令,以等待地院重審結果,並解釋維持禁制令有效之做法,將牴觸人人皆享有在法院受審之權利、以及犯了未審先判之錯誤。
 
評析
本案顯示,CM台灣母公司,雖退出訴訟,由美國子公司來概括承受,法院仍對母公司發佈禁制令。原告撤銷指控,僅意味著放棄追究當事人退出訴訟以前之行為(pre-dismissal conduct),而不包含退出訴訟以後之行為(post-dismissal conduct),而法院仍可就此一部分,針對與侵權人存在從屬或繼承等利害關係之當事人,來發佈禁制令。因此,已退出訴訟之當事人,仍可能受到訴訟結果及相關法律救濟所影響。
 
鑒於CM母公司與子公司皆使用相同商標、販售供應相同產品、在美國經銷業務上存在合作關係,儘管上訴法院暫時廢除禁制令,發回更審之最終結果,仍可能會不利於母公司。(1832字;圖1)
 
 
參考資料
1. Asetek Danmark A/S v. CMI USA, Inc. - 2016年12月6日二審合議庭判決
2. Asetek Danmark A/S v. CMI USA, Inc. - 2017年4月3日二審合議庭修正判決
3. 2017年4月3日CAFC駁回CM全院庭審請求



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