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專利共同發明人資格認定訴訟:University of Utah v. MIT、MPG et al.

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科技產業資訊室 - 朱子亮 發表於 2017年4月14日

本案討論了兩項重要議題,包括(一)專利共同發明人資格之認定;(二)美國聯邦地方法院如何裁量美國專利法285條(35 U.S.C. § 285)合理律師費議題。其中要點可歸納如下:

1. 已公開發表之著作內容,若曾獲得專利發明人參考採用,則作者必須在該著作公開發表之前,與發明人存在一定形式之合作,並對專利發明提供相當程度之貢獻,方可主張共同發明人資格。前述貢獻,無需是顯著或等值之貢獻,至少對一個重要請求項之標的概念有所貢獻即可。  

2. 專利法285條所述「例外案件」(exceptional cases)之認定,乃依據個案事實背景情況,並無硬性裁量標準。對此,地院僅需判斷,並簡單說明為何案件具(或不具)例外性,無需詳細分析及解釋所有考慮因素;地院若提供合理解釋,則上訴法院不會輕易推翻地院裁量結果。  
 
一、本案簡介
2011年,美國猶他州州立大學(University of Utah)於麻薩諸塞州聯邦地方法院,控告德國科研機構馬克思‧普朗克科學促進協會(Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.,簡稱MPG)、美國麻省理工學院(MIT)、附屬於麻省理工學院的懷特海德生物醫學研究所(Whitehead Institute for Biomedical Research)、以及麻州一家生物製藥公司Alnylam Pharmaceuticals,有關要求變更10項美國專利之發明人資訊(7,056,704、7,078,196、8,329,463、8,362,231、8,372,968、8,445,237、8,765,930、8,778,902、8,796,016、8,853,384 )。前述專利之主要發明人是MPG生物物理化學研究所研究員Thomas Tuschl博士(統稱Tuschl專利)。
 
Tuschl專利發明,涉及分子生物學中之核糖核酸干擾(RNA Interference,RNAi)現象。原告主張,Tuschl專利申請日之前,猶他州大學生物化學系教授Brenda Bass曾在國際科學期刊《細胞》(Cell)中發表評論文章,討論Tuschl博士之研究,並提供有關RNAi現象之一些假設;Tuschl博士曾經參考Bass教授之評論文章,並曾在瑞典烏普薩拉舉行之科學研討會議上,與Bass教授就參與RNAi現象的小分子干擾核糖核酸(siRNA)技術來口頭交換意見,最終透過實驗,確認其假設為真,並促成Tuschl專利發明,而在專利申請審查過程中,亦將Bass評論文章引述為先前技術文獻。因此,猶他州州立大學主張Bass教授應為Tuschl專利之真正發明人,或至少為共同發明人。
 
二、專利共同發明人之認定要件
Bass教授在法院口頭取證過程中,提出了一些不利證詞,包括Bass本人未曾參與任何Tuschl專利發明相關實驗,以及未曾就其RNAi現象假設等進行實驗,致使猶他州大學放棄主張Bass教授為專利真正發明人,但仍繼續堅持其應為共同發明人,主要證據即為(一)Tuschl曾經參考並使用Bass評論文章內容,以及(二)兩人曾在科學研討會議上討論專利相關研究。
 
一審討論前述情形,是否足以建立共同發明人資格。地院承審法官引述了美國聯邦巡迴上訴法院1992年Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distrib. Co. (973 F.2d 911)案判決,其中就美國專利法116條(35 U.S.C. § 116)之專利發明人資格規定,提出以下補充說明:
  
  • 共同發明人必須存在一些共同行為要素,諸如與其他發明人合作或共同接受指導;共同發明人無需在相同時間或地點下,與其他發明人進行實質合作,亦無需提供等值貢獻,或對所有專利請求項概念皆有所貢獻;反之,只要對專利當中至少一個具有相當重要性(not insignificant)之請求項有所貢獻,即可為共同發明人。
     
因此,承審法官在簡易判決中,得出下述事實結論,認定Bass教授不可成為Tuschl專利之共同發明人  
  • 學術論文一經發表並進入公共領域,則成為公開著作。共同發明人資格,不得建立在已公開發表之學術著作內容上。Bass欲成為Tuschl專利共同發明人,必須在Tuschl博士取得評論文章之後,到文章公開發表之前,與Tuschl博士存在一些形式之合作,例如雙方建立一溝通聯繫管道。儘管Bass評論文章具有顯著貢獻, 而Tuschl專利發明亦建立於文章所述假設,然實際上,直到文章公開發表之前,兩人未曾就前述假設進行任何實質合作,亦不存在任何溝通管道。
  • 針對猶他州大學辯稱,Tuschl博士將尚未發表之Bass評論文章內容,使用在個人研究,涉嫌違反保密協議,地院認為,即便屬實,仍不足以建立共同發明人資格。
  • Tuschl 博士與 Bass教授在科學會議上之口頭討論內容,並未顯著涉及Tuschl專利發明,對專利並無實質意義或貢獻,故單純在學術會議上從事資訊交換或分享之行為,不足建立共同發明人資格。
 
三、美專利法285條合理律師費
美專利法285條說明,法院可就「例外案件」(exceptional cases),給與勝訴方合理律師費補償,並由敗訴方承擔前述費用。被告MPG等聲請主張本案為285條所述「例外案件」,並由原告承擔其約800萬美元律師費用。地院駁回前述聲請,認為猶他州州立大學之訴訟立場、動機、所主張事實及法律根據,並無不合理之處,而該方因證據不足而導致敗訴結果,並不等於本案殊異於其他一般專利案件。被告提出上訴,主張地院未能考慮部分事實要素,故未適當遵循美國聯邦最高法院2014年Octane Fitness, LLC v. Icon Health & Fitness, Inc.(134 S. Ct. 1749)一案判決所建立之裁量標準。上訴法院維持一審決定,並重申有關專利法285條「例外案件」之認定方式如下:
  • 最高法院僅就285條「例外案件」之認定,提出一些參考建議,並未說明任何硬性裁量方法或標準,故不存在MPG所聲稱的Octane Fitness裁量標準。地院承審法官主要依據個案事實背景情況,來進行判斷,當中僅需簡單說明案件為何具(或不具)例外性,亦即敗訴方之訴訟立場為何存在(或不存在)超乎尋常之處(stands out from others with respect to the substantive strength of a party’s litigating position),而無需書面解釋分析所有考慮因素;
  • 最高法院強調,地院在285條議題上擁有裁量權,而承審法官最能夠瞭解個案事實情況以及兩造訴訟立場,故為案件是否具「例外性」問題之最適當裁決人。因此,倘若地院就其認定結果提出充分合理解釋,上訴法院不會隨意推翻其決定。
 
四、評析
本案中,共同發明人資格之認定,實際上是合理的。假使專利發明人曾經參考其他已公開著作,或在學術會議上與其他學者口頭分享其相關研究,就必須將該作者或交談對象列為共同發明人,此一情形勢將阻礙同行評審等學術交流活動,是故訂立一適當門檻,有其必要性。
 
受到2014年最高法院判決顯著放寬認定標準之影響,至今,絕大多數專利訴訟案件,皆會主張285條合理律師費,幾乎已成為慣例,而獲得合理律師費案件之數量,自2014年後亦有所增加。對此,地方法院已經獲得相當大之裁量權,而上訴法院亦表明了一審判決結果,很難透過上訴來推翻。
 
然而,原告因舉證薄弱而導致敗訴,並不等於案件具有例外性,主要考量在於敗訴方之訴訟動機、事由及論點主張是否合理、是否在缺乏充分事實根據下輕率發起訴訟、或者興訟動機是否帶有惡意騷擾性質等。例如在2013年Intellect Wireless, Inc. v. HTC Corp.(2012-1658)一案判決中,兩項系爭專利發明人在專利審查過程中蓄意欺騙美國專利商標局,此一重大不當行為,致使宏達電成功主張合理律師費。(2225字;圖1)
 
 
參考資料
University of Utah v. Max-Planck-Gesellschaft Zur Foerderung der Wissenschatfen E.V. 二審判決

 


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