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美上訴法院要求USPTO須依據專利本文來判定是否屬商業方法專利:Secure Axcess, LLC案

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科技產業資訊室 - 朱子亮 發表於 2017年3月10日
 

美國發明法(America Invention Act)將涵蓋商業方法專利(covered business method patent,CBM)之定義解釋為「一項專利之發明主張,為使用於金融產品或服務上相關周邊活動的方法或裝置,其中不包括技術發明」。對此,美國專利商標局(USPTO)主要考慮專利發明是否屬於金融性質、伴隨或者搭配某項金融活動,來判斷該專利是否屬於CBM。美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)於2016年11月21日Unwired Planet, LLC v. Google Inc.(841 F.3d 1376)一案判決中,曾經認定USPTO對 CBM界定標準過於寬鬆,不符合AIA條文要旨,並要求USPTO重新考慮CBM定義問題。
 
2017221日,CAFCSecure Axcess, LLC v. PNC Bank National Association一案判決中,依舊認為USPTOCBM之判定標準過於寬鬆,推翻USPTO認定美國專利編號7,631,191CBM之複審結果,亦說明USPTO應依據專利本文是否提及金融產品或服務之相關活動,來判定一項專利是否為CBM
 

一、本案背景


美國一家智財管理顧問公司Secure Axcess 持有美國專利編號7,631,191「用於網頁認證之系統及方法」(System and method for authenticating a web page),相關發明為一種使用網路金鑰來保護電腦傳輸資訊安全之方法。2013年9月27日,Secure Axcess使用191專利,在東德州聯邦法院控告共35家美國銀行業者侵權(Secure Axcess, LLC v. U.S. Bank National Association et al 6:13-cv-00717),招致前述業者向USPTO提交達5件複審申請,力主該專利無效。2015年9月8日,USPTO 專利審判暨上訴委員會(PTAB)複審結果(CBM 2014-00100),認定191專利為CBM,同時請求項1-32因受先前技術文獻揭露是顯而易之而無效。Secure Axcess 不服而提出上訴。
 
PTAB認定191專利為CBM之理由,因該專利發明可適用於任何類型對象(如政府機關、教育等),其中亦涵蓋金融服務業者,例如在專利說明書中,即舉出銀行網頁連結來進行說明,並多次使用到「消費者」等字眼;另一方面,專利權人Secure Axcess特別針對銀行和金融服務業者來提告,亦能支持該專利發明屬於金融活動附帶方法或裝置之結論。
 

二、上訴法院判決


AIA § 18(a)(1)條文將CBM定義解釋為:
 
"a patent that claims a method or corresponding apparatus for performing data processing or other operations used in the practice, administration, or management of a financial product or service, except that the term does not include patents for technological inventions..."
 
CAFC合議庭多數法官意見,認為前述條文中"...a patent that claims..."此一說明,意味著專利本文及專利說明書敘述,是決定一項專利是否為CBM之主要關鍵,而 "...a financial product or service..."此段文字,意味著專利發明必須導致金融產品或服務相關活動之產出。為使CBM能夠與一般專利有效區別,不能以專利發明是否偶然或附帶性地使用在金融商業活動,來作為判定標準,此一過份寬鬆且足以涵蓋四方之認定標準顯然行不通,較為適當之辦法,為檢視專利內容是否提到任何金融產品或服務相關活動(...Necessarily, the statutory definition of a CBM patent requires that the patent have a claim that contains, however phrased, a financial activity element...)。專利發明之適用對象涵蓋金融業者、專利權人挑選金融業者來提告、侵權主張、被告財務狀況、訴訟地點等事實因素,因未必反映專利發明之正確本質,故不必然使系爭專利成為CBM,且使用此些事實情況來判斷,亦容易導致CBM定義範圍過度寬大。據此,合議庭推翻PTAB認定191專利為CBM且顯而易知之複審決定。
 
另一方面,合議庭亦認為,CBM定義問題是屬於法律問題,故採取重新審理(de novo),並未尊重身為美國政府行政機關之USPTO對於自身規約之解釋結果,亦未引用美國聯邦最高法院Chevron U.S.A. Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc.(467 U.S. 837)一案判決之認定標準,來檢視USPTO對CBM之解釋是否合理。
 
審理本案之CAFC法官Lourie提出異議,認為法院對AIA條文及專利內容之詮釋,不應脫離常識基礎,僅討論專利請求項之意義,將容易忽略專利發明之真正實踐目的,且發明用途,應由專利說明書來說明即可,專利本文無需加以複誦;儘管並無證據顯示,191專利發明必然使用在金融商業領域,然專利說明書內容以及Secure Axcess控告多家銀行機構之情形,皆可證明其可用於執行金融產品或服務相關活動,並有別於Unwired Planet案中所謂銀行金庫照明設備之偶然性使用例子。
 

三、評析


近期來,CBM受到軟體專利適格性議題之熱烈討論。CBM專利複審是屬於AIA過渡期之程序,預定時程設在2020年9月16日終止。然而近年來,美國國會已有不少專利改革立法草案,主張將CBM複審程序永久化。相較於普遍為人所知之多方複審程序(Inter Partes Review,IPR),CBM複審僅適用於涵蓋商業方法專利,其好處在於複審申請人可出示任何類型事由(如美國專利法101條適格性主張)來主張專利無效,相較之下,IPR複審中申請人僅可透過先前技術文獻,來主張已核准專利不具新穎性或顯而易知,故若專利被認定為CBM將可適用CBM複審,並將有利於挑戰專利之一方。
 
本案判決是一項重要決定,更進一步限制USPTO僅能依據專利內文敘述是否提到使用在商業金融活動,來判定一項美國專利是否屬於CBM顯然,CAFC所主張之判定方法,雖意在避免CBM解釋過於寬大,然僅檢視專利本文來決定,亦過於嚴苛,頗有見樹不見林之感,容易導致忽略或誤判了一項專利發明之真正用途,同時CAFC在是否尊重行政機構法律解釋之問題處置上亦頗為草率,故未來本案判決,可能會受到進一步挑戰。
 
倘若本案判決最終未受最高法院推翻,則將使USPTO對一項專利是否為CBM之認定轉為嚴格,致使CBM申請難度劇增,同時既有CBM亦容易被改判定一般專利,進而導致CBM複審申請門檻提高(儘管有利於專利權人)。對此,專利申請人若希望其發明成為CBM,則專利說明書撰寫上,必須特別強調其發明是使用在商業金融活動。
 
隨著金融科技(Fintech)崛起,CBM認定標準將更趨重要,更有助於未來創新科技的良性發展。(1822字;圖1)
 
 
參考資料
1. PTAB就191專利之複審決定 
2. 本案判決文



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