善用『專利監視』與『發證前公眾審查』降低專利侵權風險

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科技產業資訊室 (iKnow) - Harry 發表於 2016年11月1日

圖、善用『專利監視』與『發證前公眾審查』降低專利侵權風險

「<後漢書，丁鴻傳> 杜漸防萌，則兇妖銷減，害除福湊矣」，其含意是：在錯誤發生萌芽初期，就要及時制止，杜絕錯誤危害進一步擴大發展到難以收拾的地步。如此防微杜漸的觀念，也不啻提醒廠商：若要事半功倍地降低產品的專利侵權風險，則應考慮策略之一是：(1) 定期監視，盡早發現可能構成威脅的潛在風險專利申請案，評估加以攻擊或迴避；(2) 當該申請案還在審查階段時，就主動提供給審查委員尚未檢索到的更佳相關前案，期望藉由審查委員的嚴格把關，限縮該申請案核准範圍，甚至拒絕核准所有專利範圍，以求化解該潛在專利侵權風險於無形。

一、善用免費網站進行專利監視服務

針對上述 (1) 需求，一般付費專利資料庫，多已內建有專利監視monitor功能，會定期產出報表，列出符合使用者設定監視條件的新公開專利申請案。此外，也有業者提供免費的關鍵字比對US專利監視服務，例如：https://www.freshpatents.com/login/ 的每週定時專利監視服務。只要註冊免費帳號，就可以設定關鍵字，然後每週就會收到符合設定關鍵字條件的最新公開US專利申請案表列，內含專利摘要與網頁超連結。

於收到符合設定關鍵字條件的當週最新公開US專利申請案表列後，廠商若發現其中有值得進一步研讀的目標申請案時，可繼續檢索該目標申請案的專利家族，分析整個專利家族在各國准駁狀況，預先評估因應。

如此背後的策略思考是：依據TW或CN廠商一般常見的內部專利申請案評分機制，只有評分較高的高價值創新構想才會額外提出US專利申請案，至於評分較低的創新構想可能就只會提出TW或CN專利申請案。因此若只進行US專利監視，某種程度上已經篩選去除掉競爭對手自我評估次要的專利申請案，而聚焦在競爭對手的核心重要專利申請案，如此可大幅降低投資在專利監視所需的人力。

二、發證前公眾審查、3^rd Party Observations、3^rd Party Preissuance Submissions

針對上述 (2) 需求，目前許多國家的專利審查體系都設計有「發證前公眾審查機制」；若廠商監視發現有一篇審查中的潛在風險專利申請案，可能因為審查委員資料庫和時間有限，未能窮盡檢索到較佳前案證據；而廠商剛好知悉能證明該申請案欠缺專利性的較佳前案證據時，廠商就可以主動提供該較佳前案證據給審查委員參考，以降低專利申請案被誤准的可能。

依據筆者經驗，目前台廠可以低成本運用的「發證前公眾審查機制」至少有US, PCT, EP, TW 和CN等五國/地區專利申請案。

因為 (a) US, EP, PCT三國/地區專利審查機構都有設置網路界面，針對審查中的專利申請案，允許不具專利代理人身分的公眾透過網路主動提供前案證據，(b) 審查機關所使用的官方語言包含英文，(c) 搭配Google 翻譯可將非英文前案證據大致正確地翻譯成英文版，因此筆者將這三國/地區歸納為低成本。這三國/地區專利審查機構的「發證前公眾審查機制」網路界面網址如下：

PCT:
https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp WIPO ePCT Portal 線上作業入口
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/epct/pdf/epct_observations.pdf Observations 相關操作說明手冊

EPO:
http://tpo.epo.org/tpo/app/form/ EPO Third-party observations 入口

USPTO:
https://www.uspto.gov/patent/initiatives/third-party-preissuance-submissions Third-Party Preissuance Submissions 入口，(此部分操作細節，讀者可參考本網站文章「完全圖解：USPTO專利檢索、PAIR、第三方提交前案證據、PTAB」)

而TW和CN專利申請案，雖然沒有網路界面，但也開放不具專利代理人身分的公眾郵寄提供前案證據，官方語言為中文，若公司內人員自行處理，成本也有限。

TW:
https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?ctNode=7487&CtUnit=3633&BaseDSD=7&mp=1
中華民國智慧財產局目前尚未有開放給公眾任意人透過網路辦理專利業務的網頁入口，因此公眾需下載「9. 提供專利申請案審查資訊申請書」，檢附相關引證資料，並撰寫「不具專利要件理由書」後，寄送到智慧局即可

依據筆者經驗，TW智慧財產局收到「提供專利申請案審查資訊申請書」後，約一週內，就會呈現在智慧財產局網頁中目標專利申請案的審查公開資訊中，相信專利申請人很快就能收到相關前案證據。

CN：
http://www.sipo.gov.cn/bgxz/
對於公眾意見，CN專利局似乎尚未提供相關制式表格，筆者耳聞是只要提交書狀內容能清楚載明目標專利申請案的相關資訊 (Ex.:申請案號和公開日…等等)，陳述理由即可。筆者所使用的表格是修改自上述SIPO網址中的「與專利申請相關」「通用類」下的「100012意見陳述書」-- 把 “申請人” 修改成為 “公眾意見提出人”，“陳述事項” 修改成是針對 “發明專利公開說明書” 陳述意見；如此 CN專利局也能順利收件。當完成填寫相關資料後，請大陸地區同事朋友具名寄送到CN知識產權局。

三、運用發證前公眾審查提供前案證據，觸發對應US專利申請案的IDS義務

USPTO擔心有人利用發證前公眾審查制度，多次或刻意延遲提交前案證據來干擾拖延專利審查時程，因此USPTO對公眾能提交前案證據的時間點加以限制。例如：當目標專利US申請案已經 (i) 公開滿6個月，且 (ii) 審查委員已經發出第一次office action，此時USPTO將不會接受公眾提交前案證據。

於此狀況下，若該目標專利US申請案也有TW對應申請案仍在審查中，則公眾可考慮運用TW發證前公眾審查程序，盡快把前案證據X提供給TW智慧財產局，讓TW智慧財產局盡快把前案證據X轉知給目標專利申請人，藉此盡早觸發對應US專利申請案中的IDS義務。

如果該目標專利申請人在收到TW智慧財產局轉知前案證據X後，並未在對應US專利申請案審查程序中呈報該前案證據X，則會留下將來可能被攻擊未善盡IDS義務的不正行為inequitable conduct瑕疵，導致US目標專利無法主張unenforceable。

四、延後或排斥運用發證前公眾審查程序的策略思考

另一方面，筆者也曾耳聞事務所建議：若有好前案，是否要斟酌留到opposition階段再向專利局提出相關前案證據？因為事務所認為：在專利審查階段，申請人仍可從專利說明書擷取更多實施例細節來據以改寫專利範圍，企圖使改寫後的專利範圍異於審查委員所引用的前案證據，且同時改寫後的專利範圍又夠廣泛地足以對市面上產品主張專利侵害．因此事務所提醒：如此參與發證前公眾審查，會讓申請人有機會更精細地調整專利範圍來強調和前案證據的差異，故要審慎預測評估申請人改寫後的專利範圍是否仍有威脅？

相對地, 在 opposition 階段, 申請人修改專利範圍的彈性已經被大幅限縮，只能將獨立項合併到現有附屬項專利範圍，無法再從專利說明書實施例擷取更多細部限制條件來改寫專利範圍；若當初附屬項專利範圍沒有細心規劃，漸進限縮來涵蓋所有說明書實施例細節，則申請人在 opposition 階段想要兼顧　"專利有效性" 和 "維持足夠廣泛專利範圍" 困難度較高。

筆者評估後，個人還是傾向積極運用發證前公眾審查程序，畢竟公司專利經費資源有限，提起opposition程序所需的事務所服務費較高，公司無法頻繁運用此方式來處理多個潛在風險專利申請案。

結語

公眾積極提供相關前案給專利審查委員參考，提升專利審查品質，一方面可減少自始就不應該存在誤准專利的侵權風險和訴訟資源浪費，讓廠商有更大的自由度來設計產品；另一方面使通過智慧財產局核准的專利有效性穩定性加強，也避免專利權人支付多年年費後，在法院企圖維權提起訴訟時，卻換來一紙無效專利的窘境；若公眾能積極善用發證前公眾審查程序，則對促進社會公益實深具意義。(2288字；圖1)

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