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專利侵權訴訟是專利申請品質最嚴厲的審查:大立光 v. 三星

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科技產業資訊室 - Bourne 發表於 2016年9月7日

圖、專利侵權訴訟是專利申請品質最嚴厲的審查:大立光 v. 三星
 
在US專利侵權訴訟中,被告為了要避免敗訴時所面臨的高額賠償金和產品禁止販售風險,除了會積極主張被控產品無侵害和專利無效等防禦外,被告同時也會竭盡全力挖掘原告在US專利申請過程中的任何瑕疵,盡可能主張原告在申請過程中有不正當行為(inequitable conduct),導致原告所主張專利應該為無法主張狀態(unenforceable)。 因此在US專利侵權訴訟中,任何US專利申請程序細節,均會受到被告的嚴格詳加檢視,所主張US專利的申請品質會受到最嚴厲的審查。
 
以大立光對三星訴訟案中所主張的申請號11/253945核准專利號US7262925為例,本文不討論牽涉實質技術內容的相關攻防爭議 (例如:專利無效,產品無侵害,未做IDS呈報先前技術是否為material ),僅就雙方曾揭櫫的專利申請程序方面瑕疵相關攻防論點,以及大立光如何因應向USPTP提出更正,來加以說明:

 、大立光以 "小實體 small entity" 申請人身分來提出11/253945專利申請案 

美國專利申請相關法規定義 "聘用員工人數500人以下公司" 為 "小實體",可享有專利審查領證等相關規費的減免優惠。而 "聘用員工人數達500人以上公司" 為 "大實體",則必需支付較高的專利局相關規費。
 
如大立光於2015 July 21向USPTO提出文件中所述:大立光在2004年底時聘用員工人數少於400人,但於2005年10月提出11/253945專利申請案時,大立光員工數已經超過500人;惟大立光專利團隊和承辦US專利代理人不清楚相關人數變化,故誤以 "小實體" 身分來提出11/253945專利申請案;大立光於該文件中,要求補繳大立光間的規費差額,以更正該項錯誤。
圖一、大立光請求更正為" 大實體"
 
二、提出11/253945專利申請案時,發明人僅列一人,且未引用中華民國專利申請日為優先權日
如大立光於2015 May 4向USPTO提出文件中所述:因為失誤,大立光在提出11/253945專利申請案時,未引用中華民國專利TW20050114565 (稍後核准為gn-I255361) 申請日為優先權日,且發明人僅列黃有執(Yeo-Chin Huang)一人。
 
大立光提出更正,要求:(1) 改引用中華民國專利TW20050114565申請日為優先權日,且 (2) ‘925專利發明人加列Hsiang-Chi Tang。(如此和優先權母案TW20050114565所載發明人表列一致)。
圖二、大立光提出更正” 優先權日”及”發明人”
2015 May 4 – Applicant Arguments/Remarks Made in an Amendment

 
2015 May 4 –Request for Certificate of Correction and Petition to Correct Inventorship

經過上述更正,目前 USPTO下載的 '925 專利說明書最後已經有下列兩頁certificate of correction內容。
(1)
 
 
(2)

 
三、核准專利範圍文字錯誤數學絕對值符號 "" 誤植寫成 ""
 於 2007 May 14回覆USPTO non-final rejection時,大立光代理人提交的修正後 claim 1專利範圍文字如下 -- 把原本claim 1未修正部分的正確數學絕對值符號 "∣" 誤植寫成 "□",同時claim 1新增公式部分也加入了更多的 "□" 符號:

 

稍後於2007年 Jun. 8,審查委員發出 notice of allowance,也引用到 "□" 符號作為核准理由之一。可預期的 "□" 符號最後也出現於2007 Aug.,'925 專利核准時的專利範圍中。
 
2007年 Jun. 8,USPTO審查委員 notice of allowance 片段如下:
 
於2007 Aug.,'925 專利核准時的專利範圍claim 1文字如下:

 
稍後在專利範圍解釋聽證中,三星主張該 "□" 符號使得專利範圍不明確indefinite,而大立光則主張該 "□" 符號明顯是個列印誤植錯誤,請求法院解釋專利範圍時,要把 "□" 符號解釋成數學絕對值符號 "∣"。

 
所幸最後法院採納大立光的見解,把 '925專利範圍 claim 1 中的 "□" 符號解釋還原為正確的數學絕對值符號 "∣"。
 
 
四、在大立光的較早專利申請案中,已揭露Kubota專利為前案;
但在'925專利申請過程中,相同承辦代理人卻未揭露該 Kubota 專利為前案
 

根據美國專利法施行細則(37 C.F.R.)§1.56(a)條文規定,申請人或參與申請案申請或審查過程之人,有義務向USPTO主動提報,其已知悉足以影響該專利申請案可專利性的相關前案;如此程序稱之為資訊揭露書(Information Disclosure Statement,IDS)。而有該項 "資訊揭露" 義務者包含:專利申請案發明人、受讓人、經手案件之台灣事務所人員、美國代理人、公司內部的專利工程師…等等。
 
以下內容係取自三星trial 審理前整理事實和適用法律備忘錄MEMORANDUM OF CONTENTIONS OF FACT AND LAW,因此極可能是三星的片面之詞;筆者並不熟悉 ’925專利相關技術內容,或許Kubota專利申請案根本不是 "影響該專利申請案可專利性的相關前案",因此相關人員自然無需提出IDS來呈報該Kubota專利申請案。本段文字旨在說明三星主張論點推理過程,但請讀者理解以下敘述未必為真。
 
三星片面主張:

  1.  由相同US專利代理人Baxley 和台灣Kingcraft事務所承辦的大立光較早USP# 7085077專利中,已經把JP App# 2004-219982 Kubota專利申請案揭露在 US ‘077專利的表格2中。足證US專利代理人Baxley 和台灣Kingcraft事務所已經知悉該Kubota專利申請案。   (*但筆者看到US ‘077專利表格2中所列出號碼最接近者為JP Pub# 2004-21982,並沒有列出JP App# 2004-219982 專利申請案 ?)
  2. 因為Kubota專利申請案是影響該 ’925專利申請案可專利性的重要相關前案,因此US專利代理人Baxley 和台灣Kingcraft事務所有義務向USPTO呈報該項前案。
  3. 但US專利代理人Baxley 和台灣Kingcraft事務所並未呈報該Kubota專利申請案,因此未善盡該項呈報先前技術義務。
  4. 因為該 ‘925專利申請過程沾染有該項不正行為(inequitable conduct),故該 ’925 專利應被判定為無法主張(unenforceable)。
 

 
USP# 7085077專利表2
結語
一件核准專利的品質與價值,除了取決發明創作的技術前瞻程度,和專利範圍的撰寫技巧外,專利申請程序的謹慎控管也是不能輕忽。專利申請過程一時疏忽所造成的程序瑕疵,訴訟時可能就要面對高度的不確定性,且需花費高昂訴訟費用來彌補修正。(2040字;圖4)
 

相關檔案:
gn-I255361-_925_TW_counterpart.pdf download.gif
US7262925-file-wrapper.pdf download.gif
US7262925-specification_certificate.pdf download.gif
US7085077-specification-Largon-earlier-application.pdf download.gif

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