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Alice v. CLS Bank判決案可能翻轉美國軟體專利的遊戲規則

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科技產業資訊室 - 馮震宇教授 發表於 2014年10月21日

圖、Alice v. CLS Bank判決案可能翻轉美國軟體專利的遊戲規則


在相隔32年之後,美國聯邦最高法院於2014年6月在Alice v. CLS Bank一案,對軟體的專利適格性(patent eligibility)做出重要判決。雖然在判決之初,各界並未寄予高度的重視。但是想不到三個月過去,不但該判決讓美國新增專利侵害訴訟案件大幅降低,半年減幅超過100%,更在15件軟體與商業方法專利侵權案件中,有13件爭議專利被下級法院根據Alice案判決無效,其中不乏多件各方關切的案件,也驟然敲醒還在懷疑的美國產業界與專利業界。若此種發展趨勢持續下去,Alice案可能會徹底改變未來軟體專利的遊戲規則與訴訟結果。

其實就軟體專利與商業方法專利而言,不論在美國或是在其他國家,都是一個爭議性的問題,特別是在美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)於1998年在State Street Bank and Trust Company v. Signature Financial Group, Inc.案,判決結合軟體的商業方法具有專利適格之後,不但開創了嶄新的「方法+電腦」(process + computer)的申請專利模式,也大開方便之門,讓商業方法專利與軟體專利如水瀉地一般橫掃各個領域。

由於此種申請模式,乃是將過往各行業已經廣泛採行的方法,在請求項中增加以電腦或是網路等方式加以執行的文字,故其創新性並不是特別高,再加上此種「方法+電腦(或網路)」模式請求項涵蓋範圍廣泛,不但使得商業方法與軟體專利氾濫成災,也相對的帶動相關的訴訟案件,更讓專利流氓趁勢而起,使得各行各業都面臨訴訟的風險。

隨著專利流氓的問題越演越烈,美國國會卻未積極介入,這也導致美國聯邦最高法院開始改變過去尊重CAFC專利判決的態度,並從2006年的MercExchange v. eBay案開始發生逆轉現象。在該案中,地方法院判決eBay的立即購買(buy-it-now)的功能侵犯MerExchange的專利後,MerExchange立即請求法院對eBay頒發永久禁制令(permanent injunction),目的在於迫使eBay付出鉅額和解金來解決問題。此項請求獲得CAFC的支持。

但是最高法院介入,不但受理了eBay的緊急上訴,還推翻了MerExchange所依賴的CAFC判例。更重要的,就是最高法院從此開始積極介入專利案件,在長達近八年的期間內,不斷的推翻CAFC較偏向專利權人的判決,不但將法院過去偏向專利權人的鐘擺反轉,更在沒有國會立法的情況下,改變了整體專利訴訟的遊戲規則。而其最高潮,就是從2010年來的一連串有關美國專利法101條的專利適格性判決(Standing)。

表一、美國專利適格性 (Standing) 之改變重點

專利適格性 著重
過去
專利三要件
專利三要件,也就是新穎性、進步性與產業利用性。
2010 年之後
美國專利法第 101 條的專利適格性
從 2010 年 Bilski v. Kappos 之後,美國聯邦最高法院連續在 2012 年的 Mayo v. Prometheus , 2013 年的 Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics 以及 2014 年的 Alice v. CLS Bank 等案件中,將重心重新聚焦在美國專利法第 101 條的專利適格性問題之上
Source: 科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理, 2014/10

過去,專利適格性並不被認為是取得專利的關鍵,一般專利爭議重點都放在專利三要件,也就是新穎性、進步性與產業利用性之上。但是從2010年Bilski v. Kappos之後,美國聯邦最高法院連續在2012年的Mayo v. Prometheus,2013年的 Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics以及2014年的Alice v. CLS Bank等案件中,將重心重新聚焦在美國專利法第101條的專利適格性問題之上。

而這連續4件判決,不但重塑了美國專利訴訟的重心,也讓過去不是問題的101條成為可否獲准專利的關鍵問題。根據美國史丹佛大學法學院衍生的專利資訊公司Lex Machina的統計,因不具備101條專利適格性而被撤銷的專利案件,從2007年的2件大幅增加到2013年的15件。但是更犀利的則是在Alice判決之後,僅3個月不到就有13件軟體專利被判決不符合101條之要求而被撤銷。

Alice案系爭專利(US5970479、US6912510、US7149720、US7725375)的爭議重點,在於一個結合傳統結算交割方法與電腦的專利是否有效。地方法院根據Bilski案的見解,判決Alice公司的方法專利與系統專利,因為請求抽象的觀念(abstract idea)均無效。經Alice上訴至CAFC後,CAFC認為並無明顯證據證明該專利屬抽象觀念,改判Alice勝訴。經CLS銀行上訴後,CAFC法官聯席會議以7:3判決Alice公司的方法專利請求項不符合第101條之要求,但是對於系統專利,卻以5:5的比數打平,仍認為具有專利適格,故其系統專利有效。在此混亂的情況下,最高法院再度介入,也一如各方之預期,判決Alice公司所主張的所有專利(不論是方法或是系統專利)均無效。

雖然最高法院在判決中提出了兩階段判斷方法,也就是首先應就申請專利範圍(claims)是否屬於可受專利保護之發明概念加以判斷,若屬之,則審查其申請是否具備專利三要件;若不屬之,則檢視申請專利範圍的所有元件(包括個別或整體請求項)是否能將其請求的性質轉化(transform)為可受專利保護的發明。不過,包括柏克萊法學院的Merges教授等學者與媒體都認為最高法院並未提供明確的判斷標準,再加上最高法院拒絕對抽象觀念(abstract idea)意涵加以界定,也引來許多不滿的聲音,認為Alice案無助於釐清軟體專利的專利適格性問題。

但是出乎眾人意料之外,下級法院卻不做如此之想,反而紛紛根據最高法院的見解,判決指控他人侵權的軟體或商業方法專利無效。例如在最高法院判決後,僅7月就有3件與軟體有關的專利因法院認定不具有專利適格,而被判無效。而在3個月內就有13件原告敗訴、專利被撤銷的案件,其中CAFC就佔了3件,也大幅改變CAFC看待軟體專利的態度。

表二、Alice案後,商業方法無效重要判決

判決日 管轄法院 案件 判決結果
2014.7.16 德拉瓦州聯邦地方法院 Comcast IP Holdings I, LLC v. Sprint Communications Company L.P. 認為 Comcast 所取得的判斷是否為付費客戶的專利乃係一個抽象觀念,與傳統透過接線生決定是否為付費電話的觀念相同,並未因為利用電腦而成為可受專利保護的發明,因此判決該專利無效。
2014.7 CAFC Digital Image Technologies v. Electronics for Images, Inc. 認定 Digitech 公司購自拍立得之專利 6,128,415 ,只是利用數學關連性來整理拍照資訊的方法,且並未與特定的硬體架構或機器連結,僅屬於基礎的觀念,判決該專利無效
2014.8 CAFC Planet Bingo, LLC v. VKGS LLC 認為 Planet Bingo 所主張的兩個管理賓果遊戲的專利,都只是管理與參與賓果遊戲的抽象觀念。雖然兩個專利都利用電腦來執行,但是 CAFC 認為並未對管理賓果遊戲增加任何效能。至於系統專利,只是利用電腦執行最基本的功能,並未增加其他效能。如果一個專利只是運用電腦去執行一個抽象的觀念,縱使請求項中增加電腦,也無法因此取得專利適格性,故直接判決該等專利無效。
2014.9 CAFC buySAFE, Inc. v. Google, Inc. 德拉瓦州聯邦地方法院認為,該專利描述了一個眾所皆知且廣泛應用的觀念,也就是利用第三人進行保證交易,並將該觀念應用到傳統電腦及網路上。法院認為,由於電腦僅執行基本功能,且該方法並不需要特殊的編碼,也未與特定機器結合,因此並不符合 101 條專利適格性的要求。 CAFC 認為該專利係針對抽象的觀念,且雖然有利用電腦,但是並無任何發明觀念,因此不具有專利適格。

Source: 科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理,2014/10

其中首先發難的就是德拉瓦州聯邦地方法院。該院在2014年7月16日於Comcast IP Holdings I, LLC v. Sprint Communications Company L.P.案判決中,就認為Comcast所取得的判斷是否為付費客戶的專利乃係一個抽象觀念,其與傳統透過接線生決定是否為付費電話的觀念相同,並未因為利用電腦而當然成為可受專利保護的發明,因此判決該專利無效。

而在被判決無效的13件軟體與商業方法專利中,更重要的就是其中的3件CAFC的判決。因為在美國專利訴訟過程中,CAFC乃處於關鍵的地位。CAFC態度的轉變,對美國專利實務有更直接的影響。而CAFC在Alice判決後不到一個月的時間內,就在受到關切的Digital Image Technologies v. Electronics for Images, Inc.案,直接引用Alice案判決基礎觀念本身就是不受保護的抽象觀念(fundamental concepts, by themselves, are ineligible abstract ideas),並認定Digitech公司購自拍立得,並用來大肆控告其他業者的6,128,415號專利,只是利用數學關連性來整理拍照資訊的方法,再加以其並未與特定的硬體架構或機器連結,僅屬於基礎的觀念,判決該專利無效,也讓Digitech幾乎到口的鴨子全飛了。

緊接著於8月,CAFC在Planet Bingo, LLC v. VKGS LLC案維持地方法院判決,認為原告所主張的兩個管理賓果遊戲的專利,都只是管理與參與賓果遊戲的抽象觀念。雖然兩個專利都利用電腦來執行,但是CAFC卻認為該等專利並未對管理賓果遊戲增加任何效能。至於系統專利,CAFC也認為,只是利用電腦執行最基本的功能,並未增加其他效能。故CAFC直接引用Alice案判決表示,如果一個專利只是運用電腦去執行一個抽象的觀念,縱使請求項中增加電腦,也無法因此取得專利適格性,故直接判決該等專利無效。

在2014年9月,CAFC又在buySAFE, Inc. v. Google, Inc. 案,判決原告7,644,019號專利因為違反101條而無效。該專利是關於確保當事人一方履行其線上交易的方法與裝置。不過德拉瓦州聯邦地方法院認為,該專利描述了一個眾所皆知且廣泛應用的觀念,也就是利用第三人進行保證交易,並將該觀念應用到傳統電腦及網路上。法院認為,由於電腦僅執行基本功能,且該方法並不需要特殊的編碼,也未與特定機器結合,因此並不符合101條專利適格性的要求。CAFC並引用Alice認為該專利係針對抽象的觀念,且雖然有利用電腦,但是並無任何發明觀念,因此不具有專利適格。

也因為僅僅在不到三個月的時間內,下級法院就做出十餘件不利於軟體專利與商業方法專利的判決,也引發美國專利界與產業界的嚴重關切。例如美國智財專業雜誌IAM委託專業專利研究業者根據所擁有軟體專利件數,對業者曝險程度加以評估,結果發現Oracle受到衝擊的可能性最高,因為76%的Oracle專利屬於軟體專利,其次則為Google(58%),第三名則是微軟(55%),第四名IBM(49%),第五名Cisco(38%)。而在可能受影響的前十名中,除了Apple(34%), HP(31%)以及Intel (29%),還有兩家NPE,分別是第八名的Rockstar(31%)以及第十名的Round Rock Research (26%)。

更值得注意的,則是根據Lex Machna的統計數據顯示,軟體專利權人已經觀察到此種趨勢,大幅減少提起專利件數。在Alice案於2014年3月中旬在最高法院言辭辯論時,新增專利侵害案件數在4月達到高峰,一個月高達675件。但是隨著Alice在6月中旬判決之後,新增案件就一路減少。從7月的416件,減少到8月的399件,更減少到9月的329件。若將9月的數字與與4月的高峰相比,不到半年就減少超過100%,可見其影響力之廣泛。

而根據史丹佛大學法學院知名智財教授Mark Lemley的分析,新增專利侵權案件大幅減少的主要原因之一,就是在於下級法院幾乎一面倒的依據Alice判決,將涉案的軟體或商業方法專利判決無效,對不具有特殊新技術的軟體專利權人而言,Alice案其實是一個很強大的威攝力量,可對專利權人的濫行訴訟發生實質的嚇阻力量。

若下級法院持續遵循Alice案見解去認定專利適格性,不但可能會將美國法院過去保護軟體專利的鐘擺反轉,更必然會影響到數以萬計的商業方法專利與軟體專利。這種可能結果,對於已經在軟體專利領域布下重兵的的業者(如IBM, Google, Cisco, Apple)與專利流氓(NPE,如Intellectual Venture, Round Rock, Rockstar, Interdigital)而言,由於其軟體專利不再具有如過去般的強大威嚇力量,勢必可能會面臨資產嚴重縮水的命運。

惟若此趨勢持續,則可能是兩岸資通訊業者的一大福音。這是因為隨著軟體專利被宣告無效的趨勢逐漸明朗,握有這些軟體專利的專利流氓或是業者為避免其專利被判無效,勢必會避免運用這些專利提起侵權訴訟。如此一來,不但可能改寫過去『軟體專利為王』的態勢,亦可能會改變兩岸業者動輒被告的宿命,更可能讓業者省下大筆的訴訟費用與權利金。這也讓Alice案可能成為徹底改變軟體專利遊戲規則的最高法院判例。(4005字;表2)


關鍵字:撰稿者:馮震宇
政大特聘教授;政大法律系教授

 


 
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